Panduan Lengkap Daftar Merek di Kanada bagi Pebisnis Indonesia

Kanada dengan pertumbuhan 400 ribu lebih imigran tiap tahunnya, dimana sebagian besar berasal dari Asia (India, China, dan Filipina), tentunya membuka banyak kesempatan bagi produk-produk asal benua ini untuk memperluas pasar di sana, termasuk Indonesia. Sebagai mitra dagang Indonesia, Kanada menempati posisi 30 besar, dengan nilai ekspor non-migas sekitar USD 1,27 miliar, dan pertumbuhan 9,21 persen selama lima tahun terakhir. Angka ini sebagian besar berasal dari produk makanan, termasuk hasil olahan pertanian dan perikanan. Menjanjikan bukan?

 

Jika Anda ingin memperluas market di Kanada, tentunya tidak boleh melupakan perlindungan Merek di sana, agar eksklusifitasnya tetap terjaga dan mencegah Merek Anda ditiru pihak lain. Lalu bagaimana proses pendaftaran Merek di Kanada? 

 

Pengertian Merek di Kanada

 

Menurut Undang-Undang Merek di Kanada, yang dimaksud dengan Merek adalah “suatu tanda atau kombinasi dari tanda yang digunakan atau diusulkan untuk digunakan oleh seseorang dengan tujuan untuk membedakan barang dan/atau jasanya dengan barang dan/atau jasa milik orang lain, atau berupa tanda sertifikasi.”

 

Lebih lanjut disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan “tanda” mencakup “kata, nama pribadi, desain, huruf, angka, warna, elemen figuratif, bentuk tiga dimensi, hologram, gambar bergerak, kemasan barang, suara, aroma, rasa, tekstur, dan penempatan tanda.”

 

Dari sana Merek dibagi menjadi dua tipe, yakni:

1. Merek dengan Karakter Standar
   Merek dengan karater standar berisi kombinasi huruf, angka, dan simbol tertentu tanpa klaim apa pun atas font, ukuran, atau warna tertentu.

   Namun, jika Anda mendaftarkan Merek tanpa menyatakan Merek tersebut sebagai karakter standar, atau berisi karakter yang tidak termasuk dalam kumpulan karakter standar, merek dagang tersebut akan diperlakukan sebagai Logo.

2. Merek Non-Tradisional

   Jika Anda mendaftarkan Merek yang sebagian atau sepenuhnya masuk dalam kategori ini, maka Anda harus memberikan deskripsi yang jelas dalam bahasa Inggris tentunya, dengan contoh-contoh sebagai berikut:
   

• • Hologram
    “The trademark consists of a hologram of a map of the world as depicted in the visual representation” atau “The trademark has a holographic rainbow colour effect and the applicant claims the colours red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet as a feature of the trademark.”

• • Gambar Bergerak
    “The trademark consists of a moving image of a book being opened and a page turned, as shown in the representation included in the application.”

• • Kemasan Barang
    “The trademark is a mode of packaging goods and consists of the way the goods are wrapped in green cellophane, as depicted in the drawing. The colour green is claimed as a feature of the trademark.”

• • Suara
    “The trademark consists of the sound of a lion’s roar, the audio representation of which is included in the application.”

• • Aroma
    “The trademark consists of the scent of strawberry” atau “The trademark is a coconut scent diffused throughout a retail store setting.”

• • Rasa
    “The trademark consists of the taste of black licorice.”

  • Tekstur
    “The trademark consists of the texture of fine leather on the surface of the bottle as depicted in the visual representation.”

  • Penempatan Tanda
    “The trademark consists of the position of a fanciful horse design applied to a three-dimensional bottle, as shown in the visual representation. The bottle shown in dashed lines does not form part of the trademark but is included merely to show the positioning of the design” atau “The trademark consists of the position of a v-shaped stitching design as applied to a pocket, as shown in the visual representation. The pocket shown in dashed outline does not form part of the trademark but is included merely to show the position of the trademark.”

 

Sedangkan Merek yang Tidak Dapat Didaftarkan adalah:

1. Nama apa pun yang bersifat umum;
2. Tanda yang bertentangan dengan standar moral Kanada;
3. Tanda yang dapat mengancam ketertiban umum;
4. Nama organisasi internasional mana pun;
5. Bendera negara bagian atau lambang negara dan wilayah;
6. Nama keluarga;
7. Tanda yang tidak dapat dibedakan;
8. Nama geografis;
9. Nama yang menipu yang mungkin memiliki hubungan dengan orang yang masih hidup;
10. Potret seseorang yang meninggal dalam 30 tahun terakhir;
11. Tanda tangan seseorang yang meninggal dalam 30 tahun terakhir;
12. Merek yang terkait dengan suatu varietas tanaman;
13. Merek yang dapat disalahartikan mirip dengan Merek apa pun yang dipublikasikan di Jurnal Merek Kanada.

 

Proses Pendaftaran

Rata-rata jangka waktu yang dibutuhkan dari proses pengajuan hingga Merek Anda terdaftar adalah 17 bulan, jika tidak ada keberatan atau oposisi dari pihak lain. Untuk meminimalisir adanya keberatan dan/atau oposisi, Anda dapat melakukan proses Penelurusan.

 

Proses Penelusuran ini penting untuk mengetahui beberapa hal berikut:

1. Memiliki kemiripan dengan Merek lain yang sudah dalam proses permohonan;
2. Memiliki kemiripan dengan Merek yang sudah terdaftar;
3. Memuat atau memiliki kemiripan, sehingga dapat disalahartikan sebagai lambang, simbol, atau bendera yang digunakan di Kanada atau oleh perusahaan daerah atau kota mana pun di Kanada;
4. Berhubungan dengan nama Varietas Tanaman atau Varietas Tanaman lain dari spesies yang sama, atau sengaja digunakan dengan tujuan menyesatkan;
5. Seluruhnya atau sebagian merupakan nama Indikasi Geografis yang dilindungi, permohonannya mencakup anggur atau minuman beralkohol yang tidak berasal dari wilayah yang ditunjukkan oleh Indikasi Geografis tersebut, atau produk dan makanan pertanian yang termasuk dalam kategori yang sama dengan produk pertanian dan makanan yang diidentifikasi oleh Indikasi Geografis, tapi tidak berasal dari wilayah yang ditunjukkan oleh Indikasi Geografis tersebut.

 

Penelusuran mandiri ini akan sangat membantu untuk melihat seberapa besar peluang Merek Anda dapat didaftarkan di Kanada. Untuk memudahkannya, Kantor Kekayaan Intelektual Kanada (CIPO) telah menyediakan situs Canadian Trademarks Database untuk penelusuran mandiri, atau Anda dapat langsung menghubungi Konsultan Merek berpengalaman agar dapat memberikan gambaran utuh dari peluang Merek Anda dapat didaftarkan di Kanada. Dengan kata lain, Anda juga harus siap untuk melakukan sejumlah perubahan atas Merek Anda, jika dibutuhkan, agar memiliki peluang yang lebih baik untuk didaftarkan.

 

Berapa Banyak Merek yang Perlu Didaftarkan?

Jawabannya tergantung pada karakteristik Merek, anggaran, dan cakupan perlindungan yang ingin Anda dapatkan di Kanada.

Jika Merek Anda mengandung elemen verbal (tulisan) dan elemen desain (grafis atau logo), dan Anda ingin keduanya dilindungi, rekomendasi terbaik adalah mengajukan dua permohonan Merek; satu untuk melindungi elemen verbal saja (permohonannya diajukan sebagai “Merek Kata”) dan satu lagi untuk melindungi elemen desain saja (permohonannya diajukan sebagai “Merek Gabungan”).

 

Pengajuan dua permohonan Merek ini akan memberikan beberapa keuntungan sebagai berikut:

1. Perlindungan yang lebih luas dan kuat. Jika pihak ketiga mengajukan “Merek Gabungan” dengan tulisan yang sangat mirip dengan milik Anda tetapi desainnya berbeda, “Merek Gabungan” mereka masih dapat diterima pendaftarannya jika Anda hanya mengajukan “Merek Gabungan” tanpa “Merek Kata.” Karena desain yang berbeda masih dianggap Merek yang berbeda dari Merek Anda.
2. Merek Anda tetap terlindungi walaupun logonya dimofidikasi. Sudah menjadi hal yang umum bagi perusahaan untuk mengubah logo seiring dengan berjalannya waktu. Jika Anda hanya mendaftarkan “Merek Gabungan” dan bukan “Merek Kata”, logo baru Anda tidak akan terlindungi. Karena Anda harus menggunakan Merek yang persis sama seperti yang sudah didaftarkan, dan jika tidak digunakan, Merek lama Anda dapat diajukan pembatalannya oleh pihak lain.
3. Memberikan perlindungan verbal dan grafis yang efektif. Dengan mendaftarkan “Merek Kata,” Anda memiliki fleksibilitas yang lebih besar untuk menggunakan kata tersebut dengan cara yang berbeda. Entah itu ditampilkan dalam teks bergaya atau dengan desain yang berbeda (selama tidak mirip dengan Merek terdaftar milik pihak lain).

 

Jika Merek Anda juga mengandung slogan atau simbol lainnya yang unik, kami sarankan Anda mengajukan permohonannya sebagai Merek terpisah. Dengan demikian, Anda akan mendapat perlindungan tambahan untuk semua komponen yang ada.

 

Pengajuan Permohonan Pendaftaran

 

Selanjutnya Anda dapat menyiapkan informasi berikut ini:

1. Nama dan alamat email;
2. Penampakan dan/atau deskripsi dari Merek yang diajukan;
3. Pernyataan yang menjelaskan secara umum dan khusus barang dan/atau jasa yang diberikan dari Merek tersebut;
4. Kelas Nice yang diajukan perlindungannya;
5. Membayar biaya pendaftaran;
6. Persyaratan spesifik lainnya (jika ada) terkait Merek yang diajukan.

 

Anda harus mengajukan permohonan terpisah untuk setiap Merek yang ingin didaftarkan. Namun, satu permohonan dapat mencakup sejumlah kelas barang dan/atau jasa yang berbeda, dan akan dikenakan biaya per kelas.

Sumber: Canadian Intellectual Property Office (CIPO)

 

Proses Pemeriksaan Merek

Setelah Anda membayar dan mendapatkan Tanggal Permohonan, proses akan dilanjutkan Pemeriksaan. Secara umum, ada 2 (dua) kegiatan yang dilakukan dalam Pemeriksaan, yaitu:

1. Melusuri pangkalan data Merek untuk menemukan Merek lainnya yang sudah terdaftar atau dalam proses pengajuan yang mirip dengan Merek Anda (jika ditemukan, Anda akan diinformasikan).
2. Memeriksa permohonan untuk memastikan bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan Merek, mengajukan keberatan apa pun terhadap pendaftaran Merek Anda, dan menginformasikan pada Anda tentang persyaratan apa pun yang mungkin belum terselesaikan.

 

Merek Anda juga akan diperiksa berdasarkan kejelasan, deskripsi, keunikan, kemungkinan diajukan dengan iktikad tidak baik, berpotensi konflik dengan permohonan sebelumnya, serta kriteria lainnya yang mungkin berlaku, sehingga dianggap dapat digunakan untuk kelas barang dan/atau jasa yang diajukan klaim-nya.

 

CIPO memiliki 3 (tiga) pertanyaan untuk menguji kelayakannya, sebagai berikut:

1. Apakah pemilihan barang dan/atau jasa dari Merek yang diajukan sudah dijelaskan sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk dinilai sebagai Merek yang dapat didaftarkan? Jika Merek hanya berisi kata yang menggambarkan karakter atau kualitas dari barang dan/atau jasa, maka Merek tersebut tidak dapat didaftarkan.
2. Apakah deskripsi dari Merek yang diajukan tidak terlalu luas? Misalnya Merek yang dideskripsikan sebagai “perangkat lunak komputer” tanpa ada spesifikasi lebih lanjut, akan memberikan cakupan perlindungan yang terlalu luas.
3. Apakah pemilihan dan deskripsi barang dan/atau jasa dari Merek yang diajukan sudah cukup spesifik sehingga tidak akan menimbulkan kebingungan? Merek yang mirip Merek terdaftar atau Merek yang masih dalam proses permohonan tidak dapat didaftarkan.

 

Pemeriksa yang ditugaskan pada Permohonan Anda akan meninjau hasil pencarian, menentukan apakah Merek tersebut dapat didaftarkan, dan memutuskan apakah permohonan Anda dapat disetujui untuk dipublikasikan. Pemeriksa akan memberi tahu Anda jika ada keberatan. Anda kemudian memiliki kesempatan untuk memberikan tanggapan. Jika jawaban Anda tidak memuaskan Pemeriksa, Anda akan menerima surat yang menjelaskan bahwa permohonan Anda ditolak berikut alasannya. Jika Merek Anda ditolak, Anda berhak mengajukan banding ke Pengadilan Federal Kanada.

 

Pembatalan

Jika Anda tidak memberikan tanggapan atas laporan Pemeriksa, CIPO dapat menganggap permohonan Anda dibatalkan. Agar hal itu tidak terjadi, CIPO akan mengingatkan dan memberikan tenggat waktu bagi Anda. Jika Anda masih tidak memberikan tanggapan, Anda harus mengajukan permohonan baru (dengan biaya pengajuan baru).

 

Publikasi

Proses ini adalah tahapan dimana CIPO mempublikasikan permohonan di Jurnal Merek dan siapa pun dapat mengajukan oposisi terhadap permohonan Anda.

 

Pemeriksa akan melakukan penelusuran kedua (penelusuran pra-publikasi) untuk memastikan bahwa tidak ada pihak lain yang dalam waktu dekat mendaftarkan atau mengajukan Merek yang mungkin bertentangan dengan Merek yang Anda daftarkan. Jika ada, CIPO akan memberitahu Anda dan meminta tanggapan Anda.

 

Jika penelusuran pra-publikasi tadi tidak menemukan Merek baru yang serupa, CIPO akan mengumumkan permohonan Anda di Jurnal Merek yang diterbitkan di situs web CIPO setiap hari Rabu. Jurnal ini merupakan publikasi resmi yang mencantumkan setiap permohonan yang telah disetujui di Kanada. Dengan informasi yang berisi nama dan alamat pemohon, nomor permohonan, tanggal pengajuan, nama Merek, klaim prioritas, kelas barang dan/atau jasa, tanggal penggunaan pertama, dan representasi Merek.

 

Jika tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan Anda (atau jika ada oposisi namun ditolak), CIPO akan melanjutkannya dengan mendaftarkan Merek Anda.

 

Oposisi

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, dalam proses Publikasi, siapa pun dapat mengajukan keberatan atas permohonan Merek.

 

Pihak tersebut harus mengajukan pernyataan Oposisi atau permintaan waktu untuk mengajukan Oposisi dalam waktu dua bulan setelah Publikasi dimuat, dan membayar biaya Oposisi. CIPO berhak untuk mengabaikan Oposisi yang dianggap tidak relevan.

 

Oposisi merupakan proses yang kompleks dan sering kali memakan waktu lama, sehingga Anda membutuhkan Konsultan Merek yang andal yang dapat mewakili Anda. Proses persidangan Oposisi bersifat saling menjatuhkan dan mirip dengan proses pengadilan. Kedua belah pihak dapat mengajukan bukti dan pernyataan tertulis, memeriksa silang bukti pihak lain, dan hadir pada sidang lisan. Setelah keputusan akhir dibuat, pihak yang berkebaratan dapat mengajukan banding ke Pengadilan Federal Kanada.

 

Permohonan Anda bisa mendapatkan Oposisi jika masuk kategori berikut ini: 

• Melanggar hukum Kanada
• Melanggar hak kepemilikan
• Merek deskriptif
• Pelanggaran Hak Cipta
• Memiliki kemiripan dengan Desain terdaftar
• Iktikad tidak baik
• Memiliki kemiripan dengan nama perusahaan
• Menggunakan lambang atau simbol yang dilindungi di Kanada
• Barang/Jasa tidak didefinisikan dengan detail

 

Jika tidak ada Oposisi atau telah diputuskan bahwa Oposisi tidak dapat dilanjutkan, maka CIPO memutuskan Merek Anda dapat didaftarkan, dan menempatkan Merek Anda ke dalam Daftar Merek Terdaftar.

 

Merek Terdaftar Wajib Digunakan!

Setelah Merek Anda terdaftar, Anda wajib menggunakannya dalam perdagangan di Kanada paling lambat 3 (tiga) tahun setelahnya. Jika Merek Anda tidak digunakan, maka siapa pun dapat mengajukan permohonan pembatalan agar dapat menggunakan Merek tersebut di Kanada.

 

Perpanjangan Merek Renewal

Merek dapat diperpanjang setiap 10 tahun dengan pengajuan paling cepat 6 (enam) bulan sebelum masa perlindungan berakhir, atau 6 (enam) bulan setelahnya tanpa ada denda. Anda tidak perlu melampirkan dokumen apa pun untuk melakukan perpanjangan, cukup membayar biaya perpanjangan saja.

 

Pengalihan Merek

Merek adalah salah satu kepemilikan kekayaan yang dapat dijual, diwariskan, atau dialihkan haknya dari Anda kepada pihak lain melalui pengalihan. Untuk menghindari perselisihan atas kepemilikan ini, Anda harus menginformasikannya secara resmi kepada CIPO jika terjadi perubahan kepemilikan.

 

Anda juga harus menginformasikan CIPO jika ada aktivitas lain yang berdampak pada status kepemilikan Merek, seperti perubahan nama (perusahaan) atau merger bisnis.

 

Penggunaan Simbol Singkatan

Sama seperti di Indonesia, tidak ada kewajiban hukum untuk menandai Merek Anda dengan simbol terentu. Namun Anda dapat menggunakan simbol berikut untuk menunjukkan bahwa Merek Anda telah terdaftar:

• R (Registered)
• TM (Trademark)
• SM (Service Mark)
• MC (Marque de Commerce)

 

Sudah siap untuk mendaftarkan Merek Anda di Kanada? Langsung hubungi kami melalui email [email protected].

 

Sumber:

• Canadian Intellectual Property Office (CIPO)