Minggu ini, sebuah ajang bergengsi yang mempertemukan para pemilik Merek dengan para praktisi Kekayaan Intelektual dari seluruh dunia diselenggarakan di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat. Ajang yang disebut dengan International Trademark Association (INTA) 2024 Annual Meeting ini diselenggarakan di kota dimana Merek Coca-Cola berasal – Atlanta. Merek yang digunakan sejak tahun 1887 namun baru resmi terdaftar sejak 1905, dan terus terlindungi hingga sekarang.
Amerika, melalui Kantor Mereknya, United States Patent and Trademark Office (USPTO) juga terus menjadi negara dengan pengajuan Merek terbanyak di bawah China dalam 10 tahun terakhir, dengan rata-rata 600.000 per tahun. Bandingkan dengan Indonesia yang masih ada di kisaran 100 ribu saja. Namun bagaimana USPTO dan Undang-Undang Merek di Amerika Serikat menangani gelombang pendaftaran Merek ini? Sistem apa yang mereka jalankan agar semua pengajuan bisa ditangani dengan tepat? Apakah ada regulasi yang berbeda dari negara-negara lainnya? Baca selengkapnya, karena Merek Anda pun juga bisa didaftarkan di Amerika Serikat.
First to Use & First to File – Perbedaan Utama yang Berbeda dengan Praktik di Indonesia
Perbedaan utama perlindungan Merek di Amerika adalah perundangan di sana memperhitungkan sejak kapan Merek tersebut digunakan walaupun belum didaftarkan secara resmi di wilayah hukum Amerika Serikat – asas ini dikenal sebagai First to Use. Jadi, jika Merek Anda belum terdaftar di Amerika, tapi sudah ada pihak lain yang menggunakan Merek yang sama, juga dikomersilkan untuk jenis barang dan/atau jasa yang sama, walaupun belum didaftarkan, akan memperkecil peluang Merek Anda terdaftar di sana.
Sementara itu, Indonesia menganut asal first to file, di mana suatu Merek hanya akan dilindungi apabila telah diajukan terlebih dahulu, terlepas sebelumnya pernah digunakan atau tidak.
Lalu bagaimana prosesnya jika Anda ingin melindungi Merek di Amerika Serikat?
1. Penelusuran
Sama seperti Pendaftaran Merek di setiap wilayah/negara yang menganut azas first to file, penting bagi Anda untuk memeriksa apakah Merek yang ingin Anda daftarkan sudah terdaftar sebelumnya di USPTO. Untuk itu USPTO telah menyediakan halaman penelusuran di https://uspto.report/, namun untuk menemukan apakah Merek Anda sudah digunakan sebelumnya namun belum didaftarkan, dan itu tetap diakui secara resmi di Amerika Serikat, Anda harus melakukan penelusuran yang lebih dalam menggunakan jasa konsultan Kekayaan Intelektual.
Jika Anda tidak menemukan kesamaan, dari Merek yang sudah digunakan atau sudah terdaftar di Amerika dengan Merek Anda, jangan berbahagia dulu, karena bisa jadi Merek Anda masuk kategori Merek yang tidak dapat didaftarkan.
Berikut ini kriteria Merek yang TIDAK DAPAT didaftarkan di Amerika Serikat:
- Merek yang bertentangan dengan standar moral Amerika;
- Merek yang dapat menyebabkan kekacauan publik;
- Isitlah yang besifat umum;
- Nama negara bagian;
- Bendera negara;
- Lambang organisasi internasional;
- Merek yang tidak menunjukkan ciri khas;
- Nama keluarga;
- Nama geografis dan lokasi.
Sedangkan kriteria Merek yang DAPAT didaftarkan adalah seluruh tanda yang dapat membantu konsumen membedakan barang dan/atau jasa Anda dengan barang dan/atau jasa milik pihak lain, secara grafis dapat direproduksi, dan dapat berupa:
- Kata
- Nama
- Warna
- Rasa
- Suara
- Gambar
- Slogan
- Aroma
- Tampilan Produk
- Bentuk 3 Dimensi
Jika Merek Anda sudah sesuai kriteria, tidak pernah digunakan, dan belum terdaftar di USPTO, Anda harus secepatnya mengajukan permohonan agar Merek Anda dapat resmi terdaftar dan mendapatkan perlindungan hukum, serta manfaat lainnya dari mendaftarkan Merek di Amerika Serikat (AS).
Manfaat Mendaftarkan Merek di Amerika Serikat
- Terdaftar di database online USPTO yang menjadi pegangan bagi publik bahwa Anda adalah pemilik yang sah dari Merek tersebut;
- Hak untuk menggunakan simbol pendaftaran federal “®”;
- Memiliki Hak Eksklusif atas Merek untuk digunakan di seluruh wilayah hukum AS sesuai dengan kelas barang dan/atau jasa yang tercantum dalam pendaftaran;
- Hak untuk mengajukan tindakan hukum terkait Merek di pengadilan Federal, termasuk menuntut Pihak Ketiga atas pelanggaran Merek;
- Permintaan penyitaan barang palsu;
- Hak untuk mencatatkan Merek Anda dalam daftar Merek yang dimiliki oleh Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan (Customs & Border Protection) AS, yang dapat mencegah masuknya barang secara ilegal;
2. Pengajuan Permohonan
Untuk dapat mengajukan permohonan pendaftaran Merek di USPTO, Anda harus menunjuk Konsultan Merek terpercaya yang dapat diandalkan. Konsultan Merek ini akan berfungsi sebagai perwakilan legal Anda di sana, karena USPTO hanya akan menjalin komunikasi dengan perwakilan ini, termasuk dalam menginformasikan biaya permohonan, progres, serta tindakan yang perlu dilakukan jika Merek Anda mengalami kendala.
Yang perlu Anda ingat, jika Anda ingin mengajukan permohonan pendaftaran Merek di AS adalah Merek Anda harus sudah terdaftar di Indonesia atau negara lainnya, dan benar-benar ingin menggunakannya untuk kegiatan perdagangan di sana. Karena perundangan di sana mewajibkan Anda untuk secara berkala melaporkan bukti penggunaannya.
Namun seperti yang sudah disebutkan di awal, mengingat banyaknya pengajuan Merek yang masuk ke AS, USPTO menerapkan waktu tunggu sekitar 8 (delapan) bulan sampai Merek Anda masuk ke proses peninjauan.
Berapa Jumlah Pengajuan yang Disarankan?
Walaupun proses pendaftaran Merek di AS membutuhkan waktu yang tidak sebentar, karena ada waktu tunggu hingga 8 bulan, bukan berarti Anda tidak dapat mendaftarkan Merek Anda sebanyak-banyaknya. Karena kembali lagi, jumlah pengajuan yang Anda lakukan sangat bergantung pada karakteristik dari Merek, cakupan perlindungan barang atau jasa, dan anggaran yang Anda miliki.
Jika Merek Anda merupakan gabungan dari kata dan logo atau elemen grafis, yang keduanya ingin Anda lindungi, sangat direkomendasikan bagi Anda untuk mengajukannya dalam 2 (dua) permohonan; satu untuk melindungi katanya saja, yang diajukan sebagai Merek Kata/Word Mark, dan satu lagi untuk melindungi elemen grafisnya yang diajukan sebagai Merek Kombinasi/Word Mark + Logo.
Keuntungan dari Pengajuan dalam Dua Permohonan:
- Perlindungan yang lebih luas dan kuat. Jika ada Pihak Ketiga yang mengajukan Merek Gabungan dengan teks yang sangat mirip dengan milik Anda, tapi desainnya berbeda, Merek Gabungan mereka dapat diterima pendaftarannya jika Anda hanya mengajukan Merek Gabungan tanpa mengajukan Merek Kata. Karena USPTO akan menilai secara keseluruhan Merek Pihak Ketiga masih memiliki daya pembeda dari Merek Anda.
- Mereka Anda tetap akan terlindungi walaupun logo Anda dimodifikasi atau berubah di kemudian hari. Sudah menjadi hal yang umum bagi suatu bisnis untuk terus berkembang dan mengikuti perkembangan zaman dengan mengubah logonya secara berkala. Jika Anda hanya mengajukan Merek Gabungan tanpa Merek Kata, logo baru Anda tidak akan terlindungi, karena Anda harus terus menggunakan logo sesuai yang terdaftar. Dan jika Anda terus melanjutkan praktek ini, logo Anda yang sudah terdaftar dan berbeda dari yang Anda gunakan, dapat dibatalkan status terdaftarnya.
- Perlindungan verbal dan grafis yang efektif. Dengan mengajukan permohonan Merek Kata, Anda memiliki fleksibilitas yang lebih besar untuk menggunakan merek Anda dengan cara yang berbeda. Misalnya menyajikan kata tersebut dalam bentuk teks bergaya atau menyajikannya dengan desain yang berbeda (selama Merek tersebut tidak terlalu mirip dengan Merek terdaftar milik Pihak Ketiga). Di sisi lain, Merek Gabungan akan melindungi elemen grafis Merek Anda. Anda pun dapat mengajukan permohonan Merek Gabungan yang baru dikemudian hari jika elemen grafis Anda sudah benar-benar berbeda.
Perlu dicatat jika Merek Anda juga memiliki slogan atau simbol lainnya yang memiliki daya pembeda, kami sarankan Anda juga mengajukan permohonannya secara terpisah, untuk memperkuat perlindungannya. Namun Anda juga perlu mengingat bahwa biaya pendaftaran Merek ini dikenakan per permohonan dan per kelas.
Sertakan Cara Baca dan Terjemahan untuk Merek yang Bukan Bahasa Inggris
Dalam mengajukan permohonan pendaftaran Merek di Amerika Serikat, tentunya Anda harus mengajukannya dalam Bahasa Inggris. Walaupun Anda dapat mendaftarkan Merek dalam bahasa asing, seperti misalnya Merek yang berbahasa Indonesia, Anda wajib menyertakan cara baca dan artinya dalam keterangan pengajuannya.
Begitu juga misalnya jika Merek Anda merupakan permainan atau gabungan dari beberapa kata yang dijadikan satu, Anda harus menjabarkan pengertiannya dalam Bahasa Inggris yang relevan sesuai dengan maknanya. Kemudian jika Merek Anda terdiri dari karakter non-latin, seperti huruf Kanji atau Sansekerta, Anda harus menyertakan cara baca dan artinya dalam Bahasa Inggris.
3. Pemeriksaan Merek oleh Pemeriksa di USPTO
Jika secara formal dokumen Anda sudah lengkap, USPTO akan memberikan Nomor Permohonan, dan melanjutkannya ke bagian Pemeriksaan untuk menilai apakah Merek Anda dapat didaftarkan atau tidak. Yang perlu dicatat adalah Biaya Permohonan tidak akan dikembalikan jika ternyata Merek Anda ditolak.
Proses peninjauan ini memakan waktu 1 (satu) hingga 2 (dua) bulan.
4. USPTO Menerima atau Memberikan Usulan Penolakan
Dalam waktu 3 (tiga) bulan Pemeriksa mencari dasar untuk melakukan usulan penolakan dan memeriksa apakah seluruh persyaratan legal telah terpenuhi. Jika terdapat usulan penolakan atau ada persyaratan yang kurang, USPTO akan menginformasikan alasan dan/atau kekurangannya melalui Konsultan Anda, dan Anda harus memberikan jawaban dalam waktu 3 (tiga) atau dapat diperpanjang hingga 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkannya usulan penolakan. Jika dalam waktu tersebut Anda tidak memberikan jawaban, Merek Anda dianggap ditarik kembali atau permohonannya dibatalkan.
5. Merek Dipublikasikan di Jurnal Resmi Merek
Jika Merek Anda tidak ditolak dan telah memenuhi seluruh persyaratan legal, akan diumumkan dalam Jurnal Resmi Merek AS atau Trademark Official Gazette (TMOG) selama 30 hari. Periode ini memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk memberikan keberatan atas permohonan pendaftaran, jika Merek Anda dianggap berpotensi untuk membahayakan bisnis mereka.
Keberatan dari pihak lain ini diajukan melalui Pengadilan Federal dan Anda melalui Konsultan Merek Anda akan mendapatkan informasinya. Kemudian Konsultan Merek, sebagai perwakilan legal Anda di AS akan memberikan masukan-masukan untuk langkah selanjutnya.
6. Merek Dapat Didaftarkan
Jika tidak ada usulan penolakan atau keberatan dari pihak ketiga, dari proses pengajuan hingga keputusan Merek Anda dapat didaftarkan hanya membutuhkan waktu 10 (sepuluh) bulan saja. Selanjutnya Merek Anda akan resmi terdaftar dalam waktu 3 (tiga) bulan kemudian, dan Anda akan menerima tanggal pendaftaran. Jadi secara teknis, dari proses pengajuan hingga terdaftar di AS, memakan waktu 1 (satu) tahun lebih 1 (satu) bulan.
Sebagai Merek yang terdaftar, Merek Anda akan terlindungi selama 10 tahun sejak tanggal pendaftaran.
7. Deklarasi Merek
Sebelum periode perlindungan di tahun ke-enam berakhir, yang dihitung enam tahun sejak tanggal pendaftaran, Anda harus mengirimkan bukti bahwa Merek Anda benar digunakan dalam perdagangan, atau pendaftarannya akan dibatalkan. Anda diberikan tenggat waktu 6 (enam) bulan keterlambatan dan wajib membayar biaya keterlambatan atau mengajukan permohonan Merek Tidak Digunakan untuk sementara waktu, dengan sejumlah kriteria yang yang diatur dalam undang-undang, juga dengan membayar biaya tambahan untuk permohonan tersebut.
8. Perpanjangan Merek
Dalam waktu satu tahun sebelum atau enam bulan setelah masa perlindungan berakhir, Anda harus menunjukkan bukti Merek Anda masih digunakan untuk mengajukan perpanjangan masa perlindungan. Selain itu, Anda juga harus membayar biaya perpanjangan. Jika Anda tidak dapat menunjukkan bukti penggunaan Merek atau tidak mengajukan permohonan Merek Tidak Digunakan, Merek Anda akan dianggap tidak digunakan dan habis masa perlindungannya.
Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran Merek di Amerika Serikat atau negara lainnya, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui [email protected].
Sumber:
