当外国品牌所有人计划进入印度尼西亚市场时,在先注册商标可能成为其获得商标保护的重要障碍,尤其是在他人已先于真正权利人在印度尼西亚提交相同或近似商标申请的情况下。
印度尼西亚原则上实行申请在先(first-to-file)制度,即商标权主要依据申请先后顺序通过注册取得。因此,如果他人已经注册了相同或实质近似的商标,印度尼西亚知识产权总局(Directorate General of Intellectual Property,DGIP)可能会对后提交的商标申请作出临时驳回,最终甚至作出正式驳回决定。
不过,根据具体情况,印度尼西亚商标法律制度提供了多种针对在先注册商标提出挑战的法律途径,其中最重要的两种包括:
- 以恶意注册为由提起商标无效宣告诉讼;以及
- 以连续不使用为由提起商标撤销诉讼。
虽然两种程序最终都可能通过法院判决及后续执行程序,使相关商标从《商标总登记簿》中被删除,但二者所针对的法律问题存在根本性区别。
对于因在先注册商标而导致其印度尼西亚商标申请受阻的外国企业而言,准确理解这两种制度的区别尤为重要。
申请在先并不意味着所有在先注册商标都不可挑战
根据印度尼西亚的商标审查实践,如果申请商标与他人在先注册商标或在先申请商标在整体上或主要部分构成近似,且指定商品或服务相同或类似,则该申请可能被驳回。
因此,申请在先原则始终是印度尼西亚商标制度中的重要出发点。
但在某些情况下,在先注册商标仍可能受到挑战,例如:
- 该商标由申请人以恶意方式申请注册;或
- 该商标在印度尼西亚已达到法律规定的连续不使用期限。
上述两种情形所适用的诉讼请求和法律基础并不相同。
因此,外国商标权利人在商标检索中发现存在在先冲突商标时,不应立即认定必须放弃原品牌或进行品牌重塑。
更重要的问题在于:该在先商标是基于何种情况获得注册的?
其次还需要考虑:该商标注册人是否实际在印度尼西亚使用该商标?
上述问题的答案,将直接影响权利人应当考虑提起恶意注册无效宣告诉讼、连续不使用撤销诉讼,还是采取其他法律策略。
1. 恶意注册商标无效宣告
恶意注册商标无效宣告主要关注的是:争议商标在申请注册时的具体背景及申请人的主观状态。
《印度尼西亚第20号〈商标与地理标志法〉》第21条第3款规定,申请人存在恶意的,商标申请应当被驳回。
根据该条款的解释,所谓“恶意申请人”,是指有合理理由怀疑其在申请注册商标时,具有模仿、复制或仿效他人商标以谋取自身商业利益的意图,从而造成不正当竞争,或者欺骗、误导消费者的申请人。
与此同时,《商标与地理标志法》第76条规定,利害关系人可依据第20条和/或第21条规定的理由,对已注册商标提起无效宣告诉讼。
因此,法院所审查的问题并不仅仅是被告是否属于最先提交商标申请的一方。
法院还可能审查相关事实是否能够表明,商标注册人为谋取自身商业利益而有意模仿、复制或仿效他人的商标,并由此可能造成不正当竞争、欺骗消费者或误导公众。
需要证明哪些事实?
恶意注册的认定高度依赖具体案件事实。两个商标之间的近似程度固然重要,但商标近似本身并不当然等同于恶意注册。
根据案件具体情况,可用于证明恶意的证据可能包括:
- 对方在印度尼西亚提交申请之前,权利人已在其他国家或地区取得的商标注册;
- 证明涉案商标在印度尼西亚申请日前已长期使用的证据;
- 商标已在国际或区域市场具有商业存在的证据;
- 双方商标在文字、读音、标识、字体设计、颜色或其他显著特征方面的相似性;
- 能够证明印度尼西亚商标注册人已经知道,或者理应知道外国商标存在的证据;
- 双方此前存在商业、经销、代理、生产制造、雇佣或其他合作关系的证据;
- 复制产品包装、装潢或整体品牌形象的证据;
- 能够显示注册人意图利用他人商誉的市场背景;以及
- 其他能够证明故意模仿或不正当行为的证据。
因此,恶意注册案件的举证策略与连续不使用撤销案件存在明显差异。
在恶意注册案件中,原告实际上需要通过证据重新还原:
被告为何、以及在何种背景下取得涉案商标注册。
恶意注册可突破申请在先原则的实际效力
AFFA代理**Guangzhou Sanwich Biology Technology Co., Ltd.(广州Sanwich生物科技有限公司)**处理 SEVICH 商标争议的案件,能够清楚说明这一点。
SEVICH商标最早由我们的客户于2016年在中国申请注册,随后又在多个其他国家和地区取得注册。
然而,在准备进入印度尼西亚市场之前,该公司发现另一方已经在印度尼西亚同一类别注册了完全相同的SEVICH商标,其文字、读音及标识均与客户商标高度一致。
印度尼西亚商标注册人以其在印度尼西亚的在先申请为依据,主张其作为最先注册人,依法享有SEVICH商标在印度尼西亚的专用权。
AFFA随后代表客户向雅加达中央地方法院商业法院提起商标无效宣告诉讼,案号为:
25/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. 2024年6月11日,法院支持原告请求,并认定争议商标与客户商标构成主要部分近似,同时属于恶意注册。
法院责令DGIP宣告争议商标注册无效,并将其从《商标总登记簿》中删除。
该案件向外国企业传递了一个重要信息:申请在先原则固然重要,但其并不能成为恶意取得商标注册的绝对保护屏障。
D-Nee案件:二十多年后的类似争议
另一个较新的案例,是AFFA代理泰国公司 Neo Factory Co., Ltd. 处理 D-Nee 商标争议。D-Nee商标最早于1997年5月15日在泰国注册,随后在多个国家和地区获得注册并投入使用。
二十多年后,即2018年12月19日,另一方在印度尼西亚申请了与D-Nee实质近似的商标,并于2020年12月获得注册。AFFA于2024年12月23日代表原商标权利人向雅加达中央商业法院提起商标无效宣告诉讼。
虽然商业法院一审驳回了原告请求,但AFFA随后继续向印度尼西亚最高法院提起上诉审程序中的司法救济。
在以下案件中:
1337 K/Pdt.Sus-HKI/2025 jo. No. 125/Pdt.Sus-Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst
印度尼西亚最高法院最终支持了AFFA所代理客户提出的请求。
最高法院在裁判理由中认为,印度尼西亚注册商标与原商标构成主要部分近似,并认定该商标属于恶意注册,其行为可能造成不正当竞争并误导消费者。
因此,该印度尼西亚商标注册被宣告无效,并被责令从《商标总登记簿》中删除。
该案件还体现了恶意注册无效宣告制度中的另一个重要特点。
对恶意注册提起无效宣告是否存在期限限制?
原则上,《商标与地理标志法》第77条第1款规定,针对注册商标提起无效宣告诉讼的期限为:自商标注册之日起五年。
但是,第77条第2款规定了一项重要例外。如果涉案商标注册涉及恶意,则商标无效宣告诉讼不受上述期限限制。
对于违反国家意识形态、法律法规、道德、宗教、社会公德或公共秩序的商标注册,同样适用相关例外规定。对于多年后才发现其品牌已被他人在印度尼西亚注册的境外商标权利人而言,这一点尤为重要。
换言之:仅仅因为争议商标已经注册多年,并不当然阻止真正权利人以恶意注册为由提起挑战,只要其能够提供充分证据。
2. 连续不使用商标撤销
连续不使用撤销所关注的问题则完全不同。
其核心并不是:为什么该商标当初能够获得注册?
而是:“商标注册人是否真正实际在印度尼西亚使用该商标?”
《商标与地理标志法》第74条规定,如果注册商标在商品和/或服务贸易中持续达到法律规定的期限未被使用,利害关系人可以向商业法院请求撤销该注册商标。
尤其需要注意的是:
目前适用的连续不使用期限已经调整为连续五年。
2024年7月30日,印度尼西亚宪法法院作出:
第144/PUU-XXI/2023号判决
将第74条第1款规定的连续不使用期间,从原来的连续三年延长至:
自商标注册之日或最后一次实际使用之日起连续五年。
因此,部分较早的印度尼西亚判决、文章或法律资料仍可能提及此前适用的“三年未使用”标准。对于当前案件,外国商标权利人不应继续依赖旧的三年标准。
连续不使用撤销无需证明恶意
这是两种法律机制之间最清晰的区别之一。
在连续不使用撤销案件中,原则上没有必要证明原商标注册人曾复制他人商标,或者其在最初申请注册时存在不诚实或恶意行为。
该商标最初获得注册时完全可能是合法有效的。
真正的问题在于:商标注册人在此后未能在法定期限内持续实际使用该商标。
因此,连续不使用撤销针对的是:已经处于非实际使用状态的注册商标,
而并不必然针对商标注册时存在的违法或不正当行为。
证据成为案件的核心
由于“是否实际使用”是连续不使用撤销案件的核心争议,因此,市场调查(market investigation)至关重要。
在正式提起诉讼之前,外国商标权利人通常应当首先确认,是否能够获得具有可信度的证据,证明争议商标在印度尼西亚并未被真实、实际地使用。
根据相关商品或服务的具体性质,调查范围可能包括:
- 实体零售渠道;
- 经销商及批发商;
- 印度尼西亚电子商务平台;
- 公司官方网站;
- 广告活动;
- 产品目录;
- 电商平台商品信息;
- 特定行业的销售或分销渠道;
- 企业及行业名录;
- 社交媒体;
- 在能够取得的情况下,商品进口及市场流通信息;以及
- 其他与商标实际商业使用相关的证据。
印度尼西亚宪法法院亦强调,对于商标未使用的认定,应有充分的信息作为依据,包括:
清晰、可衡量、透明且具备可问责性的调查或市场调研数据。
因此,仅仅主张:“市场上找不到该商标产品”
可能并不足以支持连续不使用撤销请求。在此类案件中,经过合理规划并系统实施的市场调查,往往是诉讼策略中最重要的组成部分之一。
AFFA代理MARLIN案件:撤销阻碍在后申请的未使用商标
AFFA曾代理 TREK BICYCLE CORPORATION,针对由 PT Astra Honda Motor 名下注册的 MARLIN 商标提起连续不使用撤销诉讼。
该商标注册号为:IDM000168136
该在先MARLIN商标注册对 TREK BICYCLE CORPORATION 在印度尼西亚取得自身MARLIN商标保护构成了障碍。
因此,AFFA代表客户向雅加达中央地方法院商业法院提起连续不使用撤销诉讼,案号为:70/Pdt.Sus/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.
在一审阶段,商业法院裁定该诉讼:niet ontvankelijk verklaard 即不予受理。AFFA随后继续向最高法院提起司法救济。
2024年3月19日,印度尼西亚最高法院在:第396 K/Pdt.Sus-HKI/2024号判决
中支持TREK BICYCLE CORPORATION的主张,并撤销了一审法院判决。
该案件表明:对于因印度尼西亚在先注册商标而面临障碍的外国商标权利人而言,连续不使用撤销程序可以成为有效的法律途径,并且权利人并不一定需要证明在先商标最初是基于恶意取得注册。
此类案件的核心问题是:该注册商标是否按照印度尼西亚现行法律规定进行了真实、实际的使用。
PRINT ONE案件
此后,AFFA又代理 APRIL International Enterprise Pte. Ltd.——PAPER ONE 品牌的权利人——处理另一宗连续不使用撤销案件。
APRIL曾就 PRINT ONE 商标向DGIP提交申请,申请号为:DID2021062992
但其申请受到由 PT Daksa Sinergi 所有的在先PRINT ONE注册商标阻碍。独立市场调查显示,该在先商标在适用的法定期间内并未实际投入商业使用。因此,AFFA于2024年4月代表客户向雅加达中央商业法院提起诉讼。
商业法院最终支持原告诉讼请求,并责令将该在先PRINT ONE商标从《商标总登记簿》中删除。
MARLIN与PRINT ONE两个案件均说明:在商标检索中发现存在在先冲突商标,并不意味着法律分析应当就此结束。
DGIP数据库中的在先注册商标确实会构成重要法律障碍,但进一步的市场调查可能表明,该商标实际上已经具备因连续不使用而被撤销的条件。
并非所有未使用情形都会导致商标被撤销
《商标与地理标志法》同时规定了部分可构成不使用正当理由的情形。
根据第74条第2款,相关情形包括:
- 对相关商品实施进口禁令;
- 与使用该商标商品的流通许可相关的限制,或主管机关作出的临时性决定;
- 其他类似限制。
根据印度尼西亚宪法法院的解释,上述情形目前还明确包括:不可抗力(force majeure)。
因此,市场调查不能仅仅确认:“能否在市场上找到使用该商标的商品。”
同时还应进一步分析:商标未实际使用是否存在法律认可的正当理由。
恶意注册无效宣告与连续不使用撤销:主要区别
| 比较事项 | 恶意注册无效宣告 | 连续不使用撤销 |
| 核心问题 | 该商标是否属于恶意注册? | 该商标自注册日或最后一次使用日起五年内是否在印度尼西亚实际使用? |
| 主要法律依据 | 第21条第3款、第76条及第77条 | 第74条 |
| 主要审查对象 | 商标申请注册时的行为及背景 | 商标注册后的实际使用或未使用情况 |
| 是否需要证明复制或不诚实意图 | 通常属于恶意认定的重要内容 | 不需要 |
| 是否需要证明连续不使用 | 不需要 | 需要 |
| 境外历史商标注册的重要性 | 通常具有较高证明价值 | 可用于证明利害关系,但本身不能证明连续不使用 |
| 市场调查的重要性 | 可作为整体证据的一部分 | 极其关键且重要 |
| 一般期限 | 无 | 达到自注册日或最后一次使用日起连续五年的法定未使用期间后,可以提起诉讼 |
| 恶意情况下的期限例外 | 经认定构成恶意的,不受期限限制 | 不适用 |
| 现行连续不使用期限 | 不适用 | 连续五年 |
| 主要目的 | 对不当取得的商标注册提出挑战 | 撤销已经不再真实使用的商标注册 |
外国商标权利人应当选择哪一种法律途径?
假设一家外国企业在进入印度尼西亚市场前进行商标检索,并发现存在相同的在先注册商标。
应当采取何种法律行动,取决于能够获得的证据。
情形一:在先注册人可能复制了外国品牌
假设外国企业已经在国际市场长期使用其具有显著性的商标,而某印度尼西亚主体随后注册了在名称、标识及产品包装方面几乎完全相同的商标。
同时存在证据表明,该印度尼西亚注册人已经知道原商标的存在。
在此情况下,可考虑提起:恶意注册商标无效宣告诉讼。
权利人此前取得的境外商标注册、品牌声誉证据、双方此前存在的商业关系,以及印度尼西亚商标申请时的具体背景,都可能成为关键证据。
情形二:在先商标已经完全停止实际使用
另一种情况是:在先商标多年前可能合法取得注册,但调查发现,该商标已经超过五年未在印度尼西亚进行真实商业使用。
同时,也没有证据能够证明原注册人曾复制他人商标或存在恶意。
此时:连续不使用撤销诉讼
可能是更适合的法律途径。
情形三:同时存在恶意注册和连续不使用
部分案件可能同时具备两种法律基础。例如:某印度尼西亚主体可能首先复制了外国商标并取得注册,但此后又从未真正将该商标投入商业使用。
这并不意味着权利人应当然同时提起两种诉讼。具体诉讼策略仍应综合考虑:
- 已掌握证据;
- 商标注册日期;
- 实际使用记录;
- 具体程序情况;以及
- 外国权利人在印度尼西亚的整体商标组合及保护策略。
尚未在印度尼西亚注册商标的外国权利人,也应考虑先行提交自己的申请
如果外国商标权利人自身尚未在印度尼西亚取得商标注册,还需要注意一个重要的程序问题。
《商标与地理标志法》第76条第2款规定:未注册商标的权利人在向主管机关提交自身商标申请后,可以对他人的注册商标提起无效宣告之诉。
因此:商标申请策略与诉讼策略之间具有直接联系。
外国商标权利人不应将针对阻碍商标的诉讼视为一个完全独立的法律程序。
其最终商业目的通常不仅仅是删除他人的注册商标。
更重要的是:为自身在印度尼西亚取得并持续维持商标权创造清晰、稳定的法律路径。
商标检索只是第一步
对于外国企业而言,一个非常重要的原则是:不利的商标检索结果应当触发进一步法律分析,而不应直接导致企业放弃原有品牌。
当发现存在冲突商标时,应进一步调查以下问题:
- 谁申请并注册了该商标?
- 该商标于何时申请并取得注册?
- 外国品牌是否在该申请日前已经在其他国家或地区实际使用?
- 双方此前是否存在任何商业关系?
- 两个商标及其商业呈现方式的近似程度如何?
- 该注册商标目前是否真正实际在印度尼西亚使用?
- 最后一次实际使用发生在何时?
- 是否已经满足连续五年未使用的法定期限?
- 是否存在能够解释未使用状态的法定例外情形?
只有在对上述问题进行充分评估后,才能准确确定最适合采用的商标挑战机制。
结论:结果可能相同,但法律路径完全不同
恶意注册无效宣告与连续不使用撤销,最终可能产生类似的实际效果:将构成障碍的注册商标从印度尼西亚商标登记系统中移除。
但是,从法律性质来看,两者存在根本区别。恶意注册无效宣告关注的是商标注册本身是否合法正当。原告需要证明,争议商标注册人因存在恶意,本不应取得或继续维持该商标注册。
一旦法院认定存在恶意,印度尼西亚法律允许权利人不受通常五年期限的限制提起无效宣告诉讼。
另一方面:连续不使用撤销关注的是商标注册之后发生的事实。
其核心问题在于:该商标是否针对相关商品或服务,在印度尼西亚市场进行了真实、实际的商业使用。
根据印度尼西亚宪法法院第144/PUU-XXI/2023号判决,目前适用的法定标准为:连续五年未使用。
因此,对于受到印度尼西亚在先注册商标阻碍的外国商标权利人而言,确定正确的法律途径并不能仅依赖DGIP数据库中的商标登记信息。
权利人还可能需要进一步评估:
- 商标注册历史;
- 国际商标权属及注册布局;
- 双方既往商业关系;
- 实际市场活动;以及
- 经过系统记录和整理的市场调查证据。
AFFA Intellectual Property Rights已代理多家境外商标权利人处理印度尼西亚恶意注册无效宣告及连续不使用撤销案件,并曾在印度尼西亚商业法院及最高法院代理包括 D-Nee、SEVICH、MARLIN及PRINT ONE 在内的相关商标争议。
对于因在先注册商标而在印度尼西亚面临障碍的国际企业及境外知识产权律师而言,在投入大量资源进行品牌重塑或正式进入市场之前,尽早评估现有证据,有助于确定应当以恶意注册、连续不使用或其他可适用的法律理由对争议商标提出挑战。
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本所因卓越表现广受认可,荣获 Asia Business Law Journal 颁发的“2025年度印度尼西亚最佳精品律师事务所”及“知识产权执法事务所”称号,并入选 WTR 1000 “2024年度推荐事务所(印度尼西亚)”。


