
当外国品牌所有人计划进入印度尼西亚市场时,在先注册商标可能成为其获得商标保护的重要障碍,尤其是在他人已先于真正权利人在印度尼西亚提交相同或近似商标申请的情况下。 印度尼西亚原则上实行申请在先(first-to-file)制度,即商标权主要依据申请先后顺序通过注册取得。因此,如果他人已经注册了相同或实质近似的商标,印度尼西亚知识产权总局(Directorate General of Intellectual Property,DGIP)可能会对后提交的商标申请作出临时驳回,最终甚至作出正式驳回决定。 不过,根据具体情况,印度尼西亚商标法律制度提供了多种针对在先注册商标提出挑战的法律途径,其中最重要的两种包括: 虽然两种程序最终都可能通过法院判决及后续执行程序,使相关商标从《商标总登记簿》中被删除,但二者所针对的法律问题存在根本性区别。 对于因在先注册商标而导致其印度尼西亚商标申请受阻的外国企业而言,准确理解这两种制度的区别尤为重要。 申请在先并不意味着所有在先注册商标都不可挑战 根据印度尼西亚的商标审查实践,如果申请商标与他人在先注册商标或在先申请商标在整体上或主要部分构成近似,且指定商品或服务相同或类似,则该申请可能被驳回。 因此,申请在先原则始终是印度尼西亚商标制度中的重要出发点。 但在某些情况下,在先注册商标仍可能受到挑战,例如: 上述两种情形所适用的诉讼请求和法律基础并不相同。 因此,外国商标权利人在商标检索中发现存在在先冲突商标时,不应立即认定必须放弃原品牌或进行品牌重塑。 更重要的问题在于:该在先商标是基于何种情况获得注册的? 其次还需要考虑:该商标注册人是否实际在印度尼西亚使用该商标? 上述问题的答案,将直接影响权利人应当考虑提起恶意注册无效宣告诉讼、连续不使用撤销诉讼,还是采取其他法律策略。 1. 恶意注册商标无效宣告 恶意注册商标无效宣告主要关注的是:争议商标在申请注册时的具体背景及申请人的主观状态。 《印度尼西亚第20号〈商标与地理标志法〉》第21条第3款规定,申请人存在恶意的,商标申请应当被驳回。 根据该条款的解释,所谓“恶意申请人”,是指有合理理由怀疑其在申请注册商标时,具有模仿、复制或仿效他人商标以谋取自身商业利益的意图,从而造成不正当竞争,或者欺骗、误导消费者的申请人。 与此同时,《商标与地理标志法》第76条规定,利害关系人可依据第20条和/或第21条规定的理由,对已注册商标提起无效宣告诉讼。 因此,法院所审查的问题并不仅仅是被告是否属于最先提交商标申请的一方。 法院还可能审查相关事实是否能够表明,商标注册人为谋取自身商业利益而有意模仿、复制或仿效他人的商标,并由此可能造成不正当竞争、欺骗消费者或误导公众。 需要证明哪些事实? 恶意注册的认定高度依赖具体案件事实。两个商标之间的近似程度固然重要,但商标近似本身并不当然等同于恶意注册。 根据案件具体情况,可用于证明恶意的证据可能包括: 因此,恶意注册案件的举证策略与连续不使用撤销案件存在明显差异。 在恶意注册案件中,原告实际上需要通过证据重新还原: 被告为何、以及在何种背景下取得涉案商标注册。 恶意注册可突破申请在先原则的实际效力 AFFA代理**Guangzhou Sanwich Biology Technology Co., Ltd.(广州Sanwich生物科技有限公司)**处理 SEVICH 商标争议的案件,能够清楚说明这一点。 SEVICH商标最早由我们的客户于2016年在中国申请注册,随后又在多个其他国家和地区取得注册。 然而,在准备进入印度尼西亚市场之前,该公司发现另一方已经在印度尼西亚同一类别注册了完全相同的SEVICH商标,其文字、读音及标识均与客户商标高度一致。 印度尼西亚商标注册人以其在印度尼西亚的在先申请为依据,主张其作为最先注册人,依法享有SEVICH商标在印度尼西亚的专用权。 AFFA随后代表客户向雅加达中央地方法院商业法院提起商标无效宣告诉讼,案号为: 25/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. 2024年6月11日,法院支持原告请求,并认定争议商标与客户商标构成主要部分近似,同时属于恶意注册。...




