Kepemilikan Merek
Q: Siapa yang dapat mengajukan pendaftaran?
A: Karena Undang-Undang Merek Indonesia menganut azas first-to-file, secara umum setiap orang, organisasi, atau perusahaan dapat mengajukan Pendaftaran Merek. Namun UU Merek juga mengatur Pendaftaran Merek yang diajukan atas dasar itikad tidak baik. Pasal 21 ayat (3) UU Merek mengatur bahwa suatu permohonan ditolak apabila diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Meskipun penerapan pasal ini dalam Pemeriksaan Substantif dapat diterapkan pada permohonan yang memiliki kesamaan dengan Merek yang sudah ada dan terkenal, namun dalam praktiknya cukup sulit untuk menentukan apakah suatu permohonan diajukan dengan itikad tidak baik atau tidak. Permohonan dengan itikad tidak baik yang kemudian terdaftar, selalu dapat dibatalkan di Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat (2) UU Merek sebagai berikut:
“Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.”
Ruang Lingkup Merek
Q: Apa yang dapat dan tidak dapat dilindungi atau didaftarkan sebagai Merek?
A: Seperti yang didefinisikan pada Pasal 1 UU Merek, yang dimaksud dengan Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
Berdasarkan definisi di atas, secara hukum diakui dua macam Merek, yakni Merek Tradisonal dan Non-Tradisional.
Merek yang Tidak Didaftarkan
Q: Apakah perlindungan/hak atas Merek bisa didapatkan tanpa proses pendaftaran?
A: Karena Indonesia menganut azas first-to-file, penggunaan sebelumnya saja tidak cukup untuk mendapatkan perlindungan di Indonesia.
Merek Terkenal dari Luar Negeri
Q: Apakah Merek yang sudah terkenal dari luar negeri bisa mendapatkan perlindungan walaupun tidak digunakan di Indonesia? Jika iya, apakah statusnya juga sudah harus terkenal di Indonesia? Bukti-bukti apa saja yang dibutuhkan? Perlindungan apa saja yang didapatkan?
A: Perlindungan Merek di Indonesia hanya bisa didapatkan setelah Merek tersebut terdaftar, tanpa mempertimbangkan statusnya terkenal atau tidak. Namun, UU Merek Indonesia memiliki mekanisme untuk melindungi Merek Terkenal dari Luar Negeri dari pendaftaran dengan itikad tidak baik oleh pihak lain. Apabila ada pihak lain yang mencoba mengajukan permohonan Merek yang identik atau mirip dengan Merek Terkenal dari Luar Negeri, maka permohonan tersebut ditolak berdasarkan pasal 21 ayat (1) b dan c, yang berbunyi sebagai berikut:
“Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis ATAU
Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu.”
Lebih lanjut tentang Merek Terkenal ini diatur dalam Pasal 18 Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, dengan menyebutkan kriteria sebagai berikut:
- tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek terkenal;
- volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;
- pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
- jangkauan daerah penggunaan Merek;
- jangka waktu penggunaan Merek;
- intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
- pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di negara lain;
- tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek tersebut sebagai Merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau
- nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut.
Namun, karena suatu Merek Terkenal dari Luar Negeri belum tentu juga terkenal di Indonesia, maka perlu dipertimbangkan untuk membuatnya terkenal juga di Indonesia sebelum mengambil tindakan hukum terhadap pihak lain.
Manfaat dari Pendaftaran
Q: Apa saja manfaat dari pendaftaran Merek?
A: Berdasarkan UU Merek, Hak atas Merek adalah Hak Eksklusif yang diberikan oleh
negara kepada Pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Dengan demikian, dengan mendaftarkan suatu Merek di Indonesia, Pemilik dapat mendapatkan hak hukumnya apabila terjadi pelanggaran oleh pihak lain. Hal ini termasuk, namun tidak terbatas pada, meminta kepada e-commerce untuk menurunkan produk yang dianggap melanggar, mengirimkan surat teguran atau somasi, mengajukan laporan polisi atas aspek pidana dari pelanggaran tersebut, meminta ganti rugi ke Pengadilan Niaga, memberikan lisensi, serta mengajukan rekam Merek ke Bea Cukai untuk pencegahan di perbatasan.
Prosedur Pengajuan Pendaftaran dan Dokumen Pendukung
Q: Dokumen apa yang diperlukan untuk mengajukan Permohonan Merek? Bagaimana aturan pelampiran Mereknya? Apakah dapat diajukan secara online? Apakah tersedia proses penelurusan Merek dan dibutuhkan sebelum pengajuan? Jika iya, bagaimana prosedur dan biayanya?
A: Proses penelusuran Merek sangat disarankan bagi siapa saja yang ingin mengajukan Permohonan Merek di Indonesia. Hasil dari penelusuran ini yang akan memberikan gambaran tingkat keberhasilan dari proses pendaftaran. Jika proses pengajuan pendaftaran dapat dilanjutkan, maka Pemohon harus mempersiapkan dokumen sebagai berikut:
- Nama Pemohon;
- Alamat;
- Daftar Barang dan Jasa; dan
- Merek yang ingin didaftarkan, yang dapat berupa kata, logo, atau Merek Non-Tradisional.
Setelah semua dokumen diatas diberikan, kami akan membuat dokumen-dokumen lanjutan sebagai berikut, yang harus ditandatangani oleh klien:
- Surat Kuasa; dan
- Pernyataan Kepemilikan Merek
Perlu dicatat bahwa sejak tahun 2015, seluruh pengajuan hanya bisa dilakukan secara online (e-filing).
Jangka Waktu dan Biaya Pendaftaran
Q: Berapa lama proses pendaftaran Merek dan berapa biayanya? Kapan mulai berlaku perlindungannya? Apakah ada kondisi tertentu yang membuat prosesnya jadi lebih lama dan mahal?
A: Dengan asumsi permohonan tidak mendapatkan keberatan dari pihak lain atau menerima penolakan sementara, maka waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan nomor pendaftaran hanya sekitar 14 hingga 16 bulan dari pengajuan. Perkiraan waktu ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan kondisi lima tahun yang lalu dimana prosesnya memakan waktu dua hingga tiga tahun.
Sistem Klasifikasi
Q: Sistem klasifikasi apa yang dianut di Indonesia, dan apakan ada perbedaan dengan Sistem Klasifikasi Internasional? Apakah pengajuan beberapa kelas sekaligus dimungkinkan? Jika iya, seberapa besar penghematan biayanya?
A: Indonesia mengadopsi sistem klasifikasi NICE dengan beberapa perubahan untuk mengakomodir jenis barang atau jasa lokal tertentu yang tidak tersedia di negara lain. Pengajuan beberapa kelas sekaligus dimungkinkan, namun kami tetap menyarankan pengajuan per kelas. Karena apabila pengajuan dalam beberapa kelas sekaligus mendapat usulan penolakan pada salah satu atau beberapa kelasnya, maka pendaftaran untuk seluruh kelasnya akan terdampak. Hal ini tidak akan terjadi jika pendaftaraannya diajukan secara terpisah, karena masing-masing kelas dapat diproses spesifik dan lebih cepat tanpa mengganggu kelas yang bermasalah, jika ada.
Secara umum, Anda dapat merujuk pada Madrid Goods and Services Manager untuk mengetahui daftar barang dan jasa yang dapat didaftarkan di Indonesia. Juga perlu dicatat bahwa sistem klasifikasi di Indonesia sangat kaku. Jika suatu klasifikasi dari suatu barang dan/atau jasa tidak tersedia dalam sistem, maka tidak dapat didaftarkan.
Prosedur Pemeriksaan
Q: Prosedur apa yang dijalankan oleh Kantor Merek dalam memeriksa suatu Merek dapat didaftarkan? Apakah juga dilakukan pemeriksaan potensi konfilknya dengan Merek lain? Apakah “Letters of Consent” dapat diterima untuk mengatasi keberatan dari Merek milik Pihak Ketiga? Apakah Pemohon dapat memberikan jawaban atas penolakan dari Kantor Merek?
A: Walaupun tidak ada panduan resmi kepada publik tentang bagaimana prosedur Pemeriksaan Merek dilakukan, namun dapat disimpulkan kalau pemeriksaan ini menjalankan 3 (tiga) kegiatan penting yang diamanatkan oleh Pasal 20, 21, dan 22 dari UU Merek. Dimana Pasal 20 menitikberatkan pemeriksaan pada unsur pembeda, Pasal 21 tentang persamaan dengan Merek sebelumnya dan Merek Terkenal, sedangkan Pasal 22 tentang pencantuman nama generik dengan tambahan kata-kata sepanjang mengandung unsur pembeda.
Oposisi atau keberatan apa pun selama masih dalam tahap publikasi akan dipertimbangkan dalam Pemeriksaan Substantif. Apabila tidak ada oposisi dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja sejak tanggal berakhirnya publikasi, akan dilakukan Pemeriksaan Substantif terhadap permohonan. Secara teori, proses Pemeriksaan Substantif akan selesai dalam waktu 150 hari kerja, tapi dalam prakteknya memakan waktu lebih lama. Setelah Pemeriksa memutuskan Merek dapat didaftarkan, maka akan dikeluarkanlah nomor pendaftaran.
Apabila Pemohon mendapat Penolakan Sementara, sesuai dengan yang tercantum dalam UU Merek, diberikan batas waktu 30 hari kerja untuk memberikan tanggapan, terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Penolakan Sementara. Apabila tanggapan tetap ditolak, maka akan dikeluarkan Surat Penolakan Tetap.
Letters of Consent tidak selamanya dapat digunakan, karena lebih banyak bergantung pada kebijakan dari Pemeriksa.
Penggunaan Merek dan Pendaftaran
Q: Apakah penggunaan Merek Dagang atau Merek Jasa harus diklaim sebelum pendaftaran dikabulkan? Apakah bukti penggunaan harus diserahkan? Apakah pendaftaran dari luar negeri diberikan Hak Prioritas? Jika Merek terdaftar tidak digunakan, adakah waktu dimana penggunaan harus mulai dilakukan agar status terdaftarnya bisa tetap digunakan untuk menangkal keberatan dari Pihak Ketiga?
A: Karena Indonesia menganut azas first-to-file, penggunaan sebelumnya tidak perlu diklaim sebelum pengajuan pendaftaran. Bukti penggunaan Merek pun tidak harus diserahkan.
Apabila Pemohon telah mengajukan permohonan lain lebih awal di negara lain, Pemohon memiliki waktu enam bulan sejak tanggal prioritas untuk mengajukan Permohonan Prioritas di Indonesia.
Untuk Merek yang tidak digunakan, UU Merek mengatur suatu Merek Terdaftar dapat dihapuskan melalui Pengadilan Niaga apabila tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran atau sejak tanggal penggunaan terakhir. Namun, UU Merek tidak menetapkan batas minimum penggunaan. Oleh karenanya, secara umum tidak mudah untuk mengajukan penghapusan Merek atas dasar tidak digunakan.
Penanda Merek Terdaftar
Q: Kalimat atau logo apa yang digunakan untuk menandakan Merek tersebut telah digunakan atau didaftarkan? Apakah pemuatan tanda ini diwajibkan? Apa saja keuntungan jika dimuat dan apa kerugiannya jika tidak?
A: UU Merek di Indonesia tidak mengatur penggunaan tanda seperti R (Registered) atau ™ (Trademark). Namun tentunya tidak boleh ada yang mencantumkan tanda tersebut dengan tujuan tidak baik. Misalnya mencantumkan R pada produk yang Merek-nya belum terdaftar.
Pengajuan Banding atas Penolakan Permohonan
Q: Apakah dapat mengajukan banding jika permohonan ditolak?
A: UU Merek mengizinkan Pemohon untuk memberikan tanggapan jika permohonannya mendapat Penolakan Sementara dan Penolakan Tetap. Setelah Penolakan Tetap diterima, Pemohon dapat mengajukan banding ke Komisi Banding Merek dalam waktu 90 hari kerja sejak tanggal pemberitahuan diterima.
Komisi Banding kemudian akan mengeluarkan keputusan untuk menolak atau menerima banding dalam waktu tiga bulan sejak tanggal pengajuan banding. Namun dalam praktiknya, keluarnya keputusan banding ini memakan waktu lebih lama.
Apabila Komisi Banding menolak permohonan banding, maka Pemohon atau Penggugat dapat mengajukan banding lanjutan ke Pengadilan Niaga, namun paling lambat tiga bulan terhitung sejak tanggal diterimanya putusan dari Komisi Banding.
Oposisi dari Pihak Ketiga
Q: Apakah permohonan yang sudah dipublikasikan dapat menerima Oposisi? Bolehkah Pihak Ketiga mengajukan penolakan suatu permohonan sebelum statusnya terdaftar, atau meminta penghapusan Merek Dagang atau Merek Jasa setelah statusnya terdaftar? Apa yang mendasari kasus tersebut dan bagaimana prosedurnya? Bolehkah Pemilik Merek mengajukan keberatan atas permohonan dengan itikad tidak baik terhadap mereknya di wilayah dimana Merek tersebut belum terlindungi? Berapa kisaran biaya yang terkait dengan proses penolakan atau penghapusan Pihak Ketiga?
A: Masa publikasi atas suatu permohonan hanya berlangsung selama dua bulan. Pada masa publikasi itu, setiap pihak boleh mengajukan oposisi dan akan dipertimbangkan dalam proses Pemeriksaan Susbtantif. Setelah masa publikasi selesai, tidak ada cara formal untuk mengajukan oposisi, termasuk melalui permintaan perpanjangan.
Agar proses oposisi berhasil, sangat disarankan agar pihak yang berkebaratan memiliki kekuatan hukum yang sah, yaitu dengan mengajukan permohonan atau pendaftaran lebih awal di Indonesia. Jika tidak, besar kemungkinan Pemeriksa akan menolak oposisi tersebut atas dasar penerapan azas first-to-file.
Pembatalan dan penghapusan yang dilakukan oleh Pihak Ketiga mana pun hanya dapat dilakukan setelah Merek yang akan dibatalkan atau dihapuskan telah terdaftar, dengan mengajukan permohonannya ke Pengadilan Niaga.
Durasi dan Perpanjangan Merek Terdaftar
Q: Berapa lama masa perlindungan Merek dan apa saja yang harus dilakukan agar Merek dapat terus terdaftar? Apakah status penggunaan Merek dibutuhkan untuk melakukan perpanjangan? Jika iya, bukti seperti apa yang dibutuhkan?
A: Merek akan terdaftar selama 10 tahun dan masa perlindungannya berlaku sejak tanggal permohonan. Masa perlindungannya dapat diperpanjang setiap 10 tahun dan pengajuannya dapat dilakukan dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum masa perlindungannya berakhir. Atau 6 (enam) bulan setelahnya, tapi dengan membayar biaya tambahan.
Bukti penggunaan Merek tidak dibutuhkan dalam proses perpanjangan, namun surat pernyataan bahwa Merek tersebut masih digunakan, harus ditandatangani oleh Pemilik Merek.
Pembatalan Pendaftaran
Q: Bagaimana prosedurnya untuk membatalkan Pendaftaran Merek?
A: Ada dua metode yang sering dilakukan untuk membatalkan Pendaftaran Merek, namun sangat bergantung pada situasi dan kondisinya. Jika permohonan atau pendaftaran ingin diabaikan, Pemohon dapat mengabaikannya begitu saja atau mengajukan permohonan Penarikan Kembali ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Cara lain untuk melakukan pembatalan pendaftaran adalah dengan mengalihkannya ke pihak lain.
Kaitannya dengan Kekayaan Intelektual Lain
Q: Apakah Merek dapat dilindungi juga sebagai Hak Kekayaan Intelektual lainnya?
A: Tidak, karena tidak ada hak yang tumpang tindih antara Merek dengan Hak Cipta, Desain Industri, atau Kekayaan Intelektual lainnya.
Merek Online dan Nama Domain
Q: Adakah dasar hukum yang mengatur perlindungan Merek Online dan Nama Domain?
A: UU Merek juga mengatur perlindungan Merek Online. Namun Nama Domain diatur lebih khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU Informasi dan Transaksi Elektronik). Nama Domain juga menerapkan azas ‘first to file,’ seperti yang tertuang dalam penjelasan Pasal 23 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu setiap penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama. Hal inilah yang nantinya akan menimbulkan banyak perselisihan, karena para pengelola pendaftaran domain yang kurang kompeten dan tidak melakukan penelusuran dengan baik.
Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut terkait pendaftaran dan penggunaan Merek di Indonesia, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui email: [email protected].
