Ketika permohonan pendaftaran merek Anda ditolak di Indonesia, hal ini seringkali disebabkan oleh keberadaan Merek lain dengan nama yang sama, yang telah terdaftar dalam kelas yang sama di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Karena Indonesia menerapkan prinsip first-to-file, jika Anda mendaftarkan Merek setelah Merek lain didaftarkan lebih dulu, maka Anda diharuskan untuk mencari nama yang berbeda jika ingin melanjutkan proses pendaftaran.
Dilema biasanya muncul karena Anda sudah menggunakan Merek tersebut sejak lama dan jika menggunakan nama baru, Anda membutuhkan banyak biaya untuk promosi dan branding untuk memperkenalkannya ke publik. Namun bagaimana jika ternyata Merek yang sudah terdaftar sebelumnya, yang membuat Merek Anda ditolak itu ternyata tidak digunakan?
Seperti yang tercantum dalam Pasal 74 Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek), Merek terdaftar dapat diajukan penghapusannya oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.
Maka dari itu, jika kita dapat membuktikan Merek tersebut benar tidak digunakan, maka suatu Merek terdaftar dapat dihapus sesuai dengan putusan pengadilan.
Sejak tahun 2022, AFFA dipercaya oleh Hongyunhonghe Tobacco (Group) Co. Ltd. yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok untuk mengelola Kekayaan Intelektualnya di Indonesia, salah satunya adalah Merek WIN di kelas 34 yang mencakup jenis barang filter rokok, filter untuk rokok, korek api, larutan cair untuk digunakan dalam rokok elektronik, pemantik untuk perokok, perasa selain minyak atsiri untuk tembakau, rokok, rokok elektronik, tembakau, dan tembakau linting tangan.
Namun berdasarkan penelusuran awal, sudah ada Merek WIN di kelas yang sama, dan terdaftar milik PT Sumatra Tobacco Trading Company (STTC) yang berkedudukan di Sumatera Utara. Dalam kondisi normal, tentunya peluang kami untuk mendaftarkan Merek WIN tidak dimungkinkan karena akan ditolak sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf (a) UU Merek, dimana “Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.”
Sebelumnya Merek WIN ini sudah terdaftar di China, Uni Eropa, Australia, Brazil, Meksiko, Korea Selatan, Kamboja dan Vietnam, bahkan Singapura sejak 2009. Maka tidak mengherankan jika Hongyunhonghe berharap merek yang sama tetap bisa didaftarkan di Indonesia. Untuk itu dilakukan investigasi lanjutan untuk memeriksa apakah STTC masih menggunakan Merek WIN dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
Setelah proses investigasi dilakukan, kami pun mengajukan Gugatan Penghapusan ke Pengadilan Niaga – Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada 14 September 2023 sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) UU Merek. Sayangnya pada tingkat pertama ini, Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang tidak sesuai dengan harapan kami. Atas hal tersebut, kami selaku pihak yang memiliki hak dan kepentingan atas permohonan merek WIN di Indonesia merasa perlu untuk mengajukan Kasasi pada 27 September 2023.
Mahkamah Agung Republik Indonesia akhirnya memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum, mengabulkan permohonan kasasi kami pada 25 Januari 2024, sekaligus membatalkan Putusan Pengadilan Niaga, dan meminta DJKI mencatatkan penghapusan pendaftaran merek WIN dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek. Dengan demikian tidak ada halangan lagi bagi Merek WIN yang diajukan permohonannya oleh AFFA untuk dapat didaftarkan.
Baca juga:
AFFA Dampingi Trek Bicycle Menangkan Gugatan Penghapusan Merek Marlin di Indonesia
Kemenangan atas Gugatan Penghapusan Merek di Mahkamah Agung Republik Indonesia ini merupakan bukti nyata dari profesionalitas AFFA sebagai Konsultan Kekayaan Intelektual yang melayani pengelolaan Merek di dalam dan luar negeri.
Untuk informasi lebih lanjut terkait pendaftaran Merek, juga perlindungannya di dalam dan luar negeri, Anda dapat menghubungi kami melalui email [email protected].
