Tips Daftar Merek Di Thailand Untuk Pebisnis Indonesia

Thailand telah menjadi negara penting bagi dunia usaha Indonesia, dengan perdagangan bilateral antara keduanya melebihi USD 18 miliar pada tahun 2020. Angka ini berasal dari transaksi 600 lebih perusahaan asal Indonesia. Sebagai negara dengan perekonomian terbesar kedua di Asia Tenggara, Thailand memang menjanjikan akses pasar konsumen yang cukup besar. Dengan jumlah penduduk mencapai 69 juta orang, ditambah dengan lokasinya yang strategis di kawasan ASEAN, dapat menjadi pintu gerbang ekspor perusahaan-perusahaan Indonesia lebih luas lagi. 

 

Dengan demikian, mendaftarkan Merek Anda di Thailand jadi salah satu hal utama yang harus dilakukan untuk membangun perlindungan yang efektif di negara Gajah Putih ini. Tanda, logo, atau nama yang tidak didaftarkan, tidak akan memperoleh hak dan status yang sama dengan Merek Terdaftar. Karena Thailand mengadopsi sistem “first-to-file”, suatu Merek berisiko diambil oleh pesaing lain, jika tidak didaftarkan dengan cepat.

 

Pengertian Merek Berdasarkan Hukum di Thailand

Trademark Act B.E. 2534 yang menjadi landasan hukum Merek di Thailand menyebutkan Merek adalah tanda yang mengidentifikasi asal-usul barang atau jasa dan dapat dibedakan dari pemilik Merek lainnya. Tanda tersebut dapat berupa nama, gambar, logo, kata, huruf, kombinasi warna, atau kombinasi beberapa elemen tadi. Merek-nya sendiri dapat dibagi menjadi 4 (empat) macam:

 

• Merek Dagang
  Tanda yang digunakan untuk barang dan merupakan indikasi bahwa barang dengan Merek tersebut berbeda dari barang dengan Merek lainnya.
• Merek Jasa
  Tanda yang digunakan untuk kegiatan jasa dan merupakan indikasi bahwa jasa dengan Merek tersebut berbeda dari jasa dengan tanda jasa lainnya.
• Merek Sertifikasi
  Tanda yang digunakan oleh pemilik untuk mengesahkan asal-usul, komposisi, metode produksi, atau karakteristik barang atau jasa dari pihak lain.
• Merek Kolektif
  Merek Barang atau Merek Jasa yang digunakan oleh perusahaan atau usaha dari kelompok yang sama atau oleh anggota sebuah asosiasi, koperasi, serikat, negara, atau organisasi swasta.

 

Namun ada beberapa kategori Merek yang tidak bisa didaftarkan di Thailand, dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Merek apa pun yang bertentangan dengan ketertiban umum, moral, atau kebijakan umum;
2. Merek yang sama dengan merek yang ditentukan dalam pemberitahuan Kementerian;
3. Bendera atau lambang negara Thailand, bendera standar kerajaan, bendera nasional dan lambang negara asing atau organisasi internasional;
4. Nama kerajaan atau monogram; atau
5. Tanda yang mirip dengan medali, diploma, atau sertifikat yang dikeluarkan oleh pemerintah Thailand atau lembaga pemerintah Thailand.

 

Cara Mendaftarkan Merek di Thailand

Pendaftaran Merek dilakukan di Departement of Intellectual Property (DIP). Pemohon harus memiliki alamat tetap di Thailand. Jika tidak memiliki alamat di Thailand, pengajuan harus dilakukan dengan menunjuk perwakilan atau konsultan hukum yang memiliki alamat tetap di Thailand.

 

Pengajuan Permohonan Merek

Permohonan harus diserahkan ke DIP. Hasil pemeriksaannya akan dikabarkan dalam waktu 12 hingga 18 bulan – namun pada prakteknya mungkin saja memakan waktu lebih lama. Jika permohonan dianggap dapat didaftarkan, Merek akan dipublikasikan dalam jangka waktu 60 hari, untuk memastikan tidak ada penolakan dari pihak ketiga. Apabila DIP menganggap Merek tidak dapat didaftarkan, maka akan diberikan pemberitahuan penolakan disertai alasan yang mendasari penolakan tersebut.

 

Rentang Waktu Pengajuan Merek

Keseluruhan proses memakan waktu sekitar 1 tahun (atau bahkan lebih) sejak tanggal pengajuan hingga diperolehnya sertifikat, dengan asumsi tidak ada tindakan penolakan atau permintaan perubahan permohonan. Namun jangka waktu perlindungan Merek dimulai pada tanggal pengajuan permohonan, selama 10 tahun, dan dapat diperpanjang.

 

Klaim Hak Prioritas

Hak Prioritas adalah ketika permohonan telah diajukan untuk pertama kalinya di suatu negara, dan pemohon ingin mempertahankan Hak Prioritas sampai tanggal pengajuan permohonan pertama di negara lainnya. Untuk dapat melakukan ini di Thailand, permohonan harus diajukan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal pengajuan di negara pertamanya (tanggal prioritas).

 

Dokumen yang Dibutuhkan Untuk Klaim Hak Prioritas

1. Salinan asli permohonan luar negeri yang dilegalisir (dikeluarkan oleh Kantor Merek negara asal);
2. Pernyataan yang menegaskan bahwa permohonan sebelumnya belum ditinggalkan atau ditarik kembali (wajib sertakan yang asli).

 

Permohonan Hak Prioritas harus diserahkan dalam bahasa Thailand pada saat pengajuan. Keterlambatan penyerahan dokumen-dokumen ini dimungkinkan jika ada permintaan sebelumnya, dan jarak 60 hari sejak tanggal penyerahan masih diperbolehkan untuk keterlambatan penyerahan dokumen.

 

Perpanjangan Merek

Merek yang terdaftar dapat diperpanjang. Permohonan perpanjangan dapat diajukan 3 bulan sebelum tanggal berakhirnya masa perlindungan. Keterlambatan pengajuan perpanjangan dimungkinkan dalam waktu 6 bulan sejak tanggal kedaluwarsa. Keterlambatan pengajuan perpanjangan dalam masa tenggang tersebut harus membayar denda sebesar 20% dari biaya resmi.

 

Pengajuan Jalur Cepat

Departemen Kekayaan Intelektual Thailand memiliki sistem jalur cepat untuk Perpanjangan dan Pendaftaran Merek, dengan biaya resmi yang tetap sama.

• Jalur Cepat Perpanjangan Merek dapat mempersingkat waktu dari 60 hari menjadi 60 menit. Namun hanya berlaku untuk maksimal 30 macam barang dan jasa, tanpa ada perubahan.

 

• Jalur Cepat Pendaftaran Merek dapat mempersingkat waktu dari sekitar 12 bulan menjadi sekitar 6 bulan. Ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk mempercepat Pemeriksaan Merek Jalur Cepat:

1. 1. Permohonan diajukan paling banyak untuk 10 macam barang dan jasa, dan kategorinya sudah terdapat dalam daftar yang dimiliki oleh DIP. 
   2. Permohonan tidak boleh diubah setelah pengajuan.

Pengalihan Merek

Pengalihan atau pewarisan Merek harus didaftarkan ke DIP. Hal ini dimungkinkan untuk Permohonan Merek atau Merek yang sudah terdaftar, atau untuk pengalihan kelas tertentu.

 

Dokumen Yang Dibutuhkan Untuk Pengalihan Merek

1. Salinan KTP pemberi dan penerima hak atau identitas lain yang diterbitkan oleh instansi pemerintah.
2. Salinan paspor pemberi dan penerima hak jika orang asing, atau surat kuasa yang dibuat di luar Thailand yang menunjuk perwakilan hukum.
3. Salinan sertifikat Badan Hukum pemberi dan penerima hak yang diterbitkan tidak lebih dari 6 bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan bagi Badan Hukum. Jika pemohon adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan hukum asing, surat kuasa yang dibuat di luar Thailand yang menunjuk perwakilan hukum di Thailand harus disediakan.
4. Surat Permohonan Pengalihan atau Pewarisan
5. Kontrak Pengalihan Asli yang ditandatangani oleh pemberi dan penerima hak. Dalam hal pemberi dan penerima hak secara bersama-sama menyerahkan permohonan pengalihan, baik pemberi maupun penerima hak harus memberikan tanda tangannya di hadapan panitera dan melampirkan kartu identitasnya pada permohonan tersebut.
6. Sertifikat Pendaftaran Asli.

 

Publikasi

Saat Permohonan Merek dianggap dapat didaftarkan, DIP akan mempublikasikannya selama 60 hari, untuk memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan jika memiliki keyakinan bahwa mereka memiliki hak atas Merek tersebut atau yakin bahwa Merek tersebut tidak dapat didaftarkan berdasarkan Undang-Undang.

 

Jika tidak ada keberatan yang diajukan selama masa publikasi, maka DIP akan meminta pemohon untuk membayar biaya resmi pendaftaran, yang harus dibayar dalam waktu 60 hari sejak tanggal diterimanya permohonan. Sertifikat pendaftaran Merek akan diterbitkan setelah biaya resmi dibayarkan. 

 

Jika ada keberatan yang diajukan dalam jangka waktu publikasi, pemohon harus mengajukan pernyataan balasan dalam waktu 60 hari sejak tanggal diterimanya salinan keberatan tersebut. Kegagalan untuk menanggapi oposisi akan mengakibatkan pembatalan pengajuan. Namun, jika salah satu pihak tidak puas dengan keputusan DIP mengenai keberatan tersebut, mereka dapat mengajukan banding ke Dewan Merek. Keputusan Dewan Merek dapat diajukan banding ke Pusat Kekayaan Intelektual dan Pengadilan Perdagangan Internasional.

 

Pembatalan

Merek yang terdaftar dapat dibatalkan jika persyaratannya berdasarkan hukum terpenuhi. Pembatalan Merek terdaftar bisa berada di bawah wewenang DIP, Dewan Merek, atau Pusat Kekayaan Intelektual dan Pengadilan Perdagangan Internasional tergantung pada kondisi kasusnya. 

 

Untuk memulai tindakan pembatalan di hadapan Dewan Merek, setiap orang yang berkepentingan atau DIP dapat mengajukan petisi kepada Dewan Merek untuk memerintahkan pembatalan Merek apa pun jika pada saat pendaftaran Merek tersebut diketahui:

• • tidak unik; atau
  • mengandung atau terdiri dari suatu sifat yang dilarang; atau
  • identik dengan Merek yang didaftarkan oleh orang lain untuk barang-barang dari kelas yang sama atau kelas yang berbeda dengan karakter yang sama; atau
  • sangat mirip dengan Merek yang didaftarkan oleh pihak lain sehingga masyarakat dapat menjadi bingung atau disesatkan mengenai kepemilikan atau asal-usul barang tersebut untuk digunakan dengan barang dalam kelas yang sama atau dalam kelas yang berbeda yang ternyata mempunyai sifat yang sama; atau
  • tidak digunakan lebih dari 3 tahun.

 

Selain itu, siapa pun yang meyakini bahwa suatu Merek bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, atau kebijakan publik dapat mengajukan petisi kepada Dewan Merek untuk membatalkan Pendaftaran Merek Dagang.

 

Pemohon dapat mengajukan banding atas keputusan Dewan Merek ke Pusat Kekayaan Intelektual dan Pengadilan Perdagangan Internasional dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan Dewan Merek dikeluarkan.

 

“Membajak Merek”

Untuk mengambil tindakan pembatalan sebelum Pengadilan, setiap orang yang berkepentingan atau Pemeriksa dapat mengajukan petisi kepada Pengadilan untuk membatalkan Merek Terdaftar, dengan persyaratan sebagai berikut:

 

• Dalam waktu lima tahun sejak tanggal perintah dari DIP untuk mendaftarkan Merek, dengan menunjukkan bahwa pemohon mempunyai hak yang lebih baik atas Merek tersebut daripada pemilik terdaftar; atau
• Dengan menunjukkan bahwa pada saat permohonan pembatalan, Merek tersebut telah menjadi lazim dalam perdagangan jenis atau golongan barang tertentu, sehingga bagi perdagangan atau di mata masyarakat, Merek tersebut telah kehilangan maknanya sebagai Merek eksklusif.

 

Surat Usul Penolakan Merek

Dalam meninjau Permohonan Merek Anda, Kantor Merek dalam hal ini DIP akan mengeluarkan Surat Usul Penolakan. Batas waktu dari surat ini adalah 60 hari sejak tanggal DIP mengirimkannya ke Kantor Merek Internasional (WIPO) dan tidak dapat diperpanjang.

 

Secara umum, ada dua penyebab dikirimkannya Surat Usul Penolakan Merek:

1. Pendaftaran yang Ditolak;
2. Permintaan klarifikasi, modifikasi dan/atau penyangkalan.

 

Alasan umum suatu Permohonan Merek dapat ditolak adalah sebagai berikut:

• Memiliki kesamaan yang dapat membingungkan dengan Merek yang telah didaftarkan sebelumnya;
• Hanya nama deskriptif;
• Penyangkalan terhadap istilah umum;
• Perubahan identifikasi barang dan jasa;
• Revisi uraian Merek;
• Adanya pengajuan biaya tambahan ke DIP karena cakupan kelas barang/jasa terindikasi lebih banyak kelas dari yang awalnya dibayarkan.

 

Pemberitahuan Banding

Apabila Pemeriksa Merek DIP tidak mengeluarkan keputusan yang menguntungkan terhadap permohonan peninjauan kembali dalam waktu 60 hari sejak tanggal Surat Usul Penolakan Merek berakhir, pemohon harus mengajukan Pemberitahuan Banding kepada DIP dalam waktu 60 hari sejak Surat Usul Penolakan.

 

Menjawab Surat Usul Penolakan

Penolakan paling umum yang diajukan dalam gugatan Kantor Merek adalah penolakan yang mengacu pada Merek yang diajukan “sangat mirip” dengan Merek lain yang sudah ada atau sudah digunakan. Penting untuk diingat bahwa kesamaan yang membingungkan tidak ditentukan oleh kata yang sama persis, tapi dapat berupa cakupan yang jauh lebih luas, termasuk:

• bunyi-bunyian yang mungkin terlihat sangat berbeda di atas kertas dibandingkan dengan tanda tertulis yang diterapkan, tetapi akan terdengar serupa saat diucapkan dengan lantang;
• pluralisasi atau modifikasi serupa pada kata dasar, yang sering dianggap mirip dengan kata dasar tersebut dan sebaliknya;

 

Penyebab penolakan lainnya yang biasa ditemui dalam Surat Usul Penolakan dari DIP adalah deskripsi barang dan jasa yang luas atau tidak jelas. Di Thailand, Permohonan Merek harus menunjukkan kelas dan menentukan produk dalam kelas tersebut yang akan digunakan untuk Merek yang diajukan. Thailand mengikuti klasifikasi Pendaftaran Merek yang diatur dalam Perjanjian Nice, meskipun bukan salah satu anggotanya. 

 

Perjanjian Nice Edisi Kesepuluh membagi Klasifikasi Barang menjadi 34 kelas (Kelas 1 sampai 34) dan membagi Klasifikasi Jasa menjadi 11 kelas (Kelas 35 sampai 45). Klasifikasi Nice untuk daftar Barang dan Jasa diterima secara umum oleh DIP, namun ada kalanya DIP membutuhkan deskripsi yang lebih jelas dan spesifik untuk barang dan jasa tertentu, sesuai dengan hukum di Thailand.

 

Berikut ini beberapa contoh deskripsi barang dan jasa yang tidak sesuai dengan hukum di Thailand serta rekomendasi kami mengenai cara mengatasinya:

 

Kelas 3 yang merujuk pada “kosmetik”, “make-up”, dan “wewangian” merupakan deskripsi yang luas atau tidak jelas, sehingga diperlukan kekhususan yang lebih jelas. Di masa lalu, istilah “kosmetik untuk digunakan pada mata, bibir, pipi, dan rambut” dianggap tepat, namun istilah tersebut tidak lagi diterima oleh DIP. Sekarang dibutuhkan istilah yang lebih spesifik, seperti “peralatan kosmetik untuk riasan wajah,” “peralatan kosmetik untuk perawatan kulit,” atau “peralatan kosmetik untuk perawatan wajah.” Selain itu, daripada menggunakan “wewangian”, pemohon dapat menyertakan juga detail informasi “parfum,” “eau de cologne,” atau “eau de parfum.“

 

Kesimpulannya, Surat Usul Penolakan bukanlah akhir dari segalanya. Jika Anda mendapatkannya, kami dapat menawarkan opsi dan solusi untuk mengatasinya.

 

Dokumen Yang Dibutuhkan Untuk Pengajuan Permohonan Merek di Thailand

• Softcopy tampilan Merek dalam hitam-putih atau berwarna (ukuran 5×5 cm);
• Nama lengkap, alamat, dan negara pemohon (Indonesia);
• Uraian tentang jasa dan barang yang akan digunakan;
• Surat kuasa yang diaktakan, jika permohonan dilakukan melalui Konsultan;
• Negara, tanggal, dan nomor permohonan Merek Prioritas, jika mengajukan Klaim Prioritas;
• Salinan resmi permohonan prioritas dan terjemahan ke dalam bahasa Thailand, jika mengajukan Kiaim Prioritas; Dan
• Tanggal penggunaan pertama Merek (jika ada, pada saat permohonan).

 

Untuk Mengajukan Banding, Informasi/ Dokumen yang Dibutuhkan sebagai berikut:

 

1.Dokumen yang terkait kepemilikan Merek

• Salinan Sertifikat Pendaftaran Merek di Thailand
• Salinan Sertifikat Pendaftaran Merek di negara lain
• Sejarah penggunaan Merek

 

2. Dokumen yang terkait kepemilikan Merek oleh perusahaan

• Laporan Keuangan yang sudah diaudit
• Sejarah, biografi, dan reputasi perusahaan
• Penghargaan atau sertifikat yang dimiliki
• Bukti hubungan bisnis antara pemohon dan lawan (jika ada)

 

3. Dokumen lainnya yang terkait kepemilikan Merek

• Fotokopi dokumen penjualan barang/jasa, seperti bukti pembelian, kuitansi, faktur, dan penagihan barang yang dijual kepada klien atau agen distribusi.
• Fotokopi dokumen pembelian barang atau pesanan produksi barang seperti pesanan pembelian, kuitansi penjualan barang, dan kuitansi pengeluaran bahan baku.
• Fotokopi dokumen terkait impor barang seperti Bill of Lading, Packing List, Certificates of Origin, dll.
• Gambar contoh barang/jasa, direktori barang/jasa, atau katalog.
• Daftar agen distribusi atau cabang toko atau kanal penjualan.
• Bukti pembayaran iklan dan rangkuman kampanye iklan yang melibatkan biro iklan (jika ada).

 

Panduan Pemeriksaan Merek di Thailand

Berikut ini adalah panduan untuk mengatasi pendaftaran Merek di Thailand, dirangkum dari keputusan-keputusan Dewan Merek dan kasus-kasus pengadilan yang ada, agar dapat menjadi gambaran dalam merumuskan strategi dan menganalis peluang pengajuan pendaftaran. 

 

1. Kata Ciptaan
Berarti kata baru yang tidak memiliki arti atau terjemahan yang sudah ada sebelumnya. Ini mencakup kombinasi kosakata yang dapat diterjemahkan dengan kata-kata ciptaan lainnya. Pedoman ini menetapkan bahwa kombinasi terakhir jika keseluruhan kata tidak dapat diterjemahkan, akan dianggap sebagai kata ciptaan yang baru ditemukan, dan dapat didaftarkan.

 

Misalnya, “HAIRBEAURON” dapat dianggap sebagai kata ciptaan karena kata “hair” dan “beau” dapat diterjemahkan, namun bukan kata “ron”. Selain kombinasi itu sendiri, pengucapan kata yang ditemukan juga harus dipertimbangkan. Namun demikian, gabungan lebih dari dua kata yang mempunyai makna harus diperhatikan secara keseluruhan apakah gabungan maknanya akan merujuk langsung pada kualitas atau karakteristik barang untuk Merek tersebut. Hal ini akan menyebabkan Merek tersebut tidak dapat dibedakan dan, oleh karena itu, tidak dapat didaftarkan. Misalnya, Merek “WatchKit” yang diajukan untuk jam tangan pintar tidak unik karena tanda tersebut secara keseluruhan menyiratkan pengucapan “watch” dan “kit.”

 

2. Tanda Ciptaan dengan Huruf dan Angka
Ada kalanya Merek yang didaftarkan dikombinasi dengan angka agar unik dan terlihat gaya. DIP baru-baru ini menetapkan bahwa kombinasi tiga huruf atau lebih angka yang tidak diberi gaya, tidak sesuai urutan abjad atau angka, dapat dianggap berbeda. 

Contohnya adalah Merek TCL atau HTC dapat dianggap berbeda. Namun, huruf atau angka lain yang dapat melambangkan kualitas atau karakteristik produk untuk Merek tidak boleh didaftarkan. Misalnya, Merek suplemen makanan yang mengandung vitamin seperti A, B1, atau B12 tidak dianggap berbeda.

 

3. Merek yang Mengandung Karakter Asing Seperti Cina atau Jepang

Apabila suatu Merek yang merupakan gabungan dari karakter-karakter tersebut tidak dapat diterjemahkan secara keseluruhan, meskipun masing-masing dapat merujuk pada kualitas atau karakteristik barang jika dipisahkan, Merek tersebut masih dapat dianggap Merek Ciptaan, jika Institusi Bahasa Tepercaya menyatakan bahwa kombinasi tersebut secara keseluruhan tidak memiliki arti dalam bahasa tersebut, atau tidak dapat diterjemahkan.

 

Keunikan Yang DIdapatkan
Merek tertentu, walaupun tidak memiliki keunikan, masih dapat didaftarkan jika persyaratan hukumnya dipenuhi. Yaitu, jika Merek tersebut dijual atau diiklankan secara luas dalam jangka waktu yang sesuai, sehingga masyarakat umum atau masyarakat dalam industri tersebut di Thailand mengetahui bahwa barang atau jasa Merek tersebut berbeda dari yang lain. Namun tanda yang terkenal di negara lain, tapi tidak di Thailand tidak berlaku untuk kasus ini.

 

Pertanyaan yang Sering Diajukan

1. Mengapa permohonan saya ditolak karena dianggap menggunakan identifikasi yang luas atau tidak jelas, padahal saya mengambil acuan dari pilihan barang dan jasa Sistem Madrid?

Karena pendaftaran Merek diajukan ke Thailand, cakupan barang dan jasa tidak boleh terlalu luas atau kabur. Rinciannya harus jelas, menggunakan kata-kata atau teks yang perlu, ringkas, dan tepat. Misalnya, “kosmetik” adalah identifikasi yang terlalu luas. Sebaiknya diubah menjadi “kosmetik untuk tata rias,” atau pendekatan ke barang-barang yang lebih spesifik, seperti krim wajah, lipstik, perona pipi, dan lain-lain.

 

2. Bisakah saya mendaftarkan Merek dalam bahasa asing seperti bahasa Mandarin?

Pendaftaran Merek di Thailand dapat mendaftarkan Merek dalam bahasa lain, tetapi pengajuan permohonannya harus menyediakan pengucapan dan terjemahan dalam bahasa Thailand. Kemudian untuk bahasa Mandarin, pengucapan dialek Mandarin dan Teochew-nya harus disertakan terjemahannya.

 

3. Sertifikat asli saya hilang, apakah saya masih bisa mengajukan Pengalihan Merek?

Sertifikat Pendaftaran yang asli harus ada jika ingin mengajukan pengalihan. Jika sertifikat aslinya hilang, duplikatnya dapat kami minta, jika kami ditunjuk sebagai perwakilan dari Pemilk Merek tersebut. Dibutuhkan sekitar 3-5 hari kerja untuk pemrosesannya. Kemudian kami dapat menggunakan Sertifikat Duplikat tersebut untuk mengajukan Pengalihan Merek.

 

Jika Anda membutuhkan informasi dan bantuan lebih lanjut mengenai pengajuan dan perlindungan Merek di Thailand atau negara lainnya, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui [email protected].

Sumber:

• Trademark Act B.E. 2534