Pada 11 Juni 2024, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan AFFA IPR, dalam hal ini mewakili Guangzhou Sanwich Biology Technology, Co., Ltd., untuk membatalkan Merek SEVICH dengan Nomor Pendaftaran IDM000917666, yang memberikan putusan bahwa merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dan didaftarkan dengan itikad tidak baik.
Lantas bagaimana konsep “first-to-file” berlaku jika terdapat kasus seperti diatas?
Merek SEVICH pertama kali didaftarkan di China pada 21 Maret 2016 oleh klien kami, Guangzhou Sanwich Biology Technology, Co., Ltd. di Kelas 3, yang mencakup “Preparasi pembersihan; Abrasif; Minyak esensial; Pasta gigi (potongan).” Merek ini juga telah terdaftar di Amerika Serikat, Meksiko, Inggris, dan Uni Eropa.
Di Asia sendiri, merek ini telah diekspansi, dan tahun ini SEVICH direncanakan untuk dijual dan didistribusikan di Indonesia. Namun, sebelum dapat dimohonkan di Indonesia, ditemukan bahwa Merek SEVICH telah terdaftar sejak November 2021 oleh pihak lain. Merek tersebut memiliki penulisan, pengucapan, dan logo yang sama persis, serta terdaftar di kelas yang sama. Akibatnya, klien kami tidak dapat memperoleh pendaftaran di Indonesia, meskipun seharusnya memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut dalam perdagangan. Oleh karena itu, klien kami mengajukan gugatan pembatalan atas merek tersebut.
Gugatan diajukan pada Maret 2024 terhadap Jong, Sylvia (selanjutnya disebut Tergugat), pemilik Merek SEVICH di Indonesia dengan nomor perkara 25/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. Pihak Tergugat tentu tidak dengan mudah melepaskan Merek yang sudah didaftarkan. Salah satu poin pada jawaban mereka disampaikan bahwa mereka adalah pendaftar pertama, sehingga mereka adalah pihak yang memiliki Hak Eksklusif untuk menggunakan Merek SEVICH di Indonesia, sesuai dengan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek):
“Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”
Pemohon dengan Itikad Tidak Baik
Bahwa salah satu amar pada Putusan 25/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. disebutkan bahwa Tergugat merupakan pendaftar yang beritikad tidak baik atas pendaftaran merek SEVICH dengan Nomor Pendaftaran IDM000917666. Pemohon yang beritikad tidak baik berdasarkan penjelasan pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Contohnya Permohonan Merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan Merek milik pihak lain atau Merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah dikenal tersebut. Dari contoh tersebut sudah terjadi itikad tidak baik dari Pemohon karena setidak-tidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru Merek yang sudah dikenal tersebut.
Konsep pada pasal ini tentu sejalan dengan Keputusan Tetap Mahkamah Agung RI No. 39K/Pdt/1989 tertanggal 24 November 1990 yang berbunyi, “Bahwa setiap perbuatan pemakaian Merek yang bersifat membingungkan dan mengelabui serta mengacaukan opini dan visual khalayak ramai di kualifikasi mengandung unsur bad faith dan unfair competition,” dan Keputusan Tetap Mahkamah Agung RI No. 220 K/Pdt/1986 yang berbunyi, “Pengusaha Lokal wajib menggunakan Merek dengan identitas nasional, bukan menjiplak nama atau Merek asing, karena dapat menyesatkan konsumen tentang asal-usul suatu barang atau jasa.”
Hingga pada akhirnya sidang rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk membatalkan Merek SEVICH terdaftar No. IDM000917666 atas nama tergugat dengan mencatatkan pembatalan Mereknya dari Daftar Umum Merek, dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek.
Jangan Ambil Resiko Daftarkan Merek Orang Lain!
Dalam gugatan pembatalan Merek, jika Merek yang digugat memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhan, serta terdapat indikasi bahwa ada pihak lain yang mendaftarkan Merek tersebut dengan itikad tidak baik terhadap pemilik Merek yang sebenarnya, dan hal ini dapat dibuktikan di pengadilan, maka prinsip first-to-file dapat dikesampingkan. Hak pemilik Merek yang sebenarnya dapat dipulihkan melalui putusan pengadilan di Indonesia, dan pemilik Merek tersebut dapat melampirkan bukti putusan tersebut pada Kantor Merek, dalam hal ini DJKI saat proses pemeriksaan permohonan pendaftaran Mereknya di kemudian hari.
Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut terkait pendaftaran dan perlindungan Merek di Indonesia dan/atau mancanegara, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui email: [email protected].
