Seluk Beluk Penghapusan Merek di Indonesia
Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek) di Indonesia telah memberikan panduan yang lengkap tentang bagaimana Anda dapat mendaftarkan suatu Merek, mendapatkan perlindungan, hingga kehilangan perlindungan tersebut. Salah satu penyebab kehilangan itu adalah karena Merek Anda dihapus karena tidak digunakan. Kok bisa?
Pada Pasal 74 ayat (1) UU Merek menyebutkan bahwa Pihak Ketiga yang berkepentingan dapat mengambil langkah hukum terhadap Merek terdaftar yang tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, yaitu dengan mengajukan gugatan penghapusan atas Merek terdaftar ke Pengadilan Niaga.
Namun perlu diingat, Anda tidak dapat mengajukan gugatan penghapusan atas Merek jika Merek tersebut masih memenuhi kriteria berikut ini:
- Ada larangan impor untuk produk dengan Merek tersebut;
- Adanya larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan Merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau
- Larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Sepanjang sejarah kami menangani kasus gugatan Merek, ada 3 (tiga) pertanyaan yang sering diajukan terkait gugatan penghapusan atas Merek terdaftar ke Pengadilan Niaga. Berikut ini pertayaan dan jawabannya yang bisa menjadi panduan penting untuk Anda:
1. Merek yang ingin saya batalkan statusnya masih dalam proses pengajuan, alias belum resmi terdaftar. Apakah saya dapat mengajukan penghapusannya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)?
UU Merek secara tegas menyatakan bahwa hanya Merek yang telah terdaftar yang dapat digugat atas dasar tidak digunakan. Gugatannya pun diajukan ke Pengadilan Niaga, bukan ke DJKI. Praktek ini agak berbeda jika dibandingkan dengan negara lainnya, dimana gugatannya dapat diajukan ke Kantor Merek atau Dewan Banding Merek di negara tersebut.
2. Pihak manakah yang harus menunjukkan bukti Merek tidak digunakan?
Penggugatlah yang harus menyiapkan seluruh buktinya. Yakni dokumen-dokumen yang dapat menunjukkan bahwa Merek tersebut memang tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran atau tanggal penggunaan terakhir.
3. Apakah Penggugat wajib memberikan laporan investigasi yang menunjukan bahwa Merek tersebut tidak digunakan?
UU Merek tidak secara eksplisit menyebutkan dokumen apa saja yang dapat dijadikan bukti apakah Merek tersebut telah digunakan atau tidak. Namun dalam prakteknya, kami selalu memberikan laporan investigasi lengkap yang meliputi riset online dan offline atas penggunaan (atau tidak) dari Merek yang akan dihapus. Namun, karena Indonesia terdiri 18 ribu pulau dengan bentangan yang luas, kendala geografis ini membuat laporan investigasi yang menyeluruh akan memakan biaya tinggi.
Perlu dicatat bahwa seringkali investigasi yang hanya dilakukan di kota-kota besar, dapat ditanggapi oleh Tergugat dengan menunjukkan bukti penggunaan dari penjualannya di pelosok daerah. Namun Anda tidak perlu khawatir, karena Pengadilan Niaga dapat mengesampingkan bukti tersebut. Terutama jika bukti tersebut hanya satu-satunya dan Tergugat tidak dapat menunjukkan dokumen lain yang dapat membuktikan bahwa Merek tersebut benar-benar digunakan.
Jika memungkinkan, kami biasanya menyarankan opsi lain sebelum mengajukan gugatan penghapusan atas Merek terdaftar. Misalnya, dengan negosiasi untuk mendapatkan kesepakatan perdamaian, atau jika memungkinkan, mengajukan gugatan pembatalan atas dasar pendaftaran Merek dengan itikad tidak baik. Dua opsi tersebut memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan gugatan penghapusan atas Merek terdaftar yang tidak digunakan.
Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai gugatan penghapusan atas Merek terdaftar di Indonesia, jangan ragu menghubungi kami melalui [email protected].
